|
|
|
|
|||||||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
ראשי פרקים
היקף המידע הגלוי והסמוי בעולם הקיברנטי מתרחב מרגע לרגע וגם בעת קריאת שורות אלה פרטי המידע שנוספו למרחב המקוון על-ידי מאות מיליוני משתמשיו, כמעט בלתי נתפס. מידע זה, בדרך כלל, מקודד, מתורגם, מאוחזר, מוצג ונתפס באמצעות אחד מחושינו באמצעות עזרים טכנולוגיים שונים.
מארג המידע אינו מוגבל לסוג אחד של מידע או למקום אחסון מסוים. רשת האינטרנט עשויה מפסיפס מגוון של פיסות מידע ציבורי ופרטי, גלוי וסמוי, שפת אדם ושפת מחשב, טקסטואלי, גרפי וצלילי ואלה מאוחסנות באופן קבע או כהרף עין, כולן מקושרות בצורה זו או אחרת לאמצעי תקשורת מופלא במורכבותו.
מארג המידע אינו מוגבל לסוג אחד של מידע או למקום אחסון מסוים. רשת האינטרנט עשויה מפסיפס מגוון של פיסות מידע ציבורי ופרטי, גלוי וסמוי, שפת אדם ושפת מחשב, טקסטואלי, גרפי וצלילי ואלה מאוחסנות באופן קבע או כהרף עין, כולן מקושרות בצורה זו או אחרת לאמצעי תקשורת מופלא במורכבותו.
החפצים להגיע לפיסת מידע מסוימת ואינם יודעים כיצד לאתרה באוקיינוס המידע – עומדים בפני מטלה קולוסאלית, כמעט בלתי אפשרית, לצידה מציאת מחט בערימת שחת תמצא כמשחק ילדים. הפתרון לבעיה זו שוכן בכלי טכנולוגי אשר עקרון פעולתו פשוט, ישומו בפועל מורכב ובמהלך השנים האחרונות עורר שאלות משפטיות נוקבות הנוגעות לאופן פעולתו – מנוע החיפוש האינטרנטי (Internet Search Engine).
במסגרת פרק זה אסקור בקצרה את עקרונות פעולתו של מנוע החיפוש דרך האינטרסים השונים של המשתמשים בו. בהמשך אגע בקצה המזלג בשיטות השיווק השונות באינטרנט ובראשן המודל הרווחי ביותר נכון להיום ה-PPC. מודל זה מנצל יכולות מנועי החיפוש השונים להציג מקור מידע מסוים תוך שימוש בטקסט (Textualization) כמעורר (Trigger) תנועה למקור המידע, נולד אחד מהנושאים המשפטיים החמים ביותר כיום בדיני הרשת, אשר מאמר זה יעסוק בו. השאלה שמאמר זה מנסה לענות עליה – האם שימוש סמוי בסימן מסחר ללא הרשאת בעליו כטריגר ממוחשב למקור מידע מהווה הפרת הזכות הקניינית בסימן המסחר.
לשם כך, תבחן תכליתה של הזכות והמסגרת הנורמטיבית התוחמת מוסד קנייני זה. כחלק אינטגרלי מהבנת גבולות הגזרה של הזכות הקניינית אסקור בקצרה את הערכים הקניינים העומדים בבסיסה וכן מידת רלוונטיותם ומשקלם הסגולי. לאחר מכן אסקור את הפסיקה העוסקת בשאלה זו מישראל וממספר מדינות נבחרות בעולם תוך התייחסות ספציפית לקיומו של יסוד ההטעיה והבלבול בעוולה. לאחר סקירת פסקי הדין אנסה לבצע את האיזון הראוי בין האינטרסים השונים והמתח הבין-ערכי בראי תפיסה קניינית ריאליסטית ולבחון האם יש לאפשר את השימוש הסמוי בסימן המסחר, לאסרו או להכפיפו למבחן ההטעיה והבלבול.
אמנם, מנוע החיפוש אינו יותר מאשר חומרה ותוכנה, אך האלגוריתמיקה הנפתלת בקרביו עוסקת בעיקרה בניתוח טקסטואלי מורכב שבשר ודם לא יוכל לו. הגישה למידע באינטרנט מתבצעת בעיקרה באמצעות עזרים טקסטואליים. זוהי גם הדרך לאיתור מידע במנוע החיפוש האינטרנטי על סוגיו השונים. מחפש המידע בדרך כלל מזין טקסט רלוונטי (מילות חיפוש) לנשוא חיפושו. מנוע החיפוש סורק את האינדקס שיצר ממקורות המידע השונים ובכל פעם שנמצאת התאמה בין הטקסט שהוזן לבין טקסט שנמצא במקור המידע, מקור זה יופיע בתוצאות החיפוש.
מיקומו של מקור המידע בתוצאות החיפוש תלוי בפרמטרים שונים, לפעמים עשרות מהם המספקים אינדיקציה לרלוונטיותן של התוצאות למילות החיפוש. ניתן לומר כי מנוע החיפוש שואף להציג את התוצאות הרלוונטיות ביותר למחפש ולכן ככל שמקור המידע יכיל בתוכו טקסט רלוונטי למילות החיפוש, כך גדלים סיכוייו להופיע בראש רשימת תוצאות המידע.
כשם שלמחפש באמצעות מנוע החיפוש עניין להגיע לפיסת מידע מסוימת, כך גם מצידו השני של המתרס, לבעל המידע קיים עניין חשוב לא פחות, לפעמים אף יותר, כי המחפש יגיע ליעדו. לבעל המידע תמריצים שונים כי מקורותיו יהיו נגישים לכמה שיותר מחפשים ו"תנועת" המחפשים אל מקורותיו תגדל. משמודע מקור המידע כי הגדלת תנועת המחפשים אליו תלויה ביכולתו ל"שכנע" את מנוע החיפוש כי יש באמתחתו את המידע הנדרש – יעשה מקור המידע שימוש באמצעים שונים, אשר יגבירו את סיכוייו.
אולם גם אם הצליח מקור המידע ל"שכנע" את מנוע החיפוש לצרפו לתוצאות החיפוש, אין בכך די. מטבע הדברים, קיימים מקורות מידע נוספים ובמקרים מסוימים אף עשרות מיליונים שכאלה ולכן שאיפת מקור המידע להתברג בין התוצאות הראשונות מכלל מקורות המידע שימצאו על-ידי מנוע החיפוש.
קיימות טכניקות שונות לקידום מקור המידע לראש תוצאות החיפוש, ורובן נשענות על שימוש מבוקר בטקסט. הטכניקה השכיחה ביותר מתבצעת באמצעות שתילת טקסט ספציפי, בדרך כלל מוכר ובעל רלוונטיות כלשהי למקור המידע, במקומות אסטרטגיים, גלויים ונסתרים. טקסטים "שתולים" אלה מספקים את הפרמטרים הדרושים לאלגוריתמים השונים של מנוע החיפוש על-מנת ל"קדם" מקור מידע מסוים לראש רשימת התוצאות. כך למשל, על-מנת לקדם מקור מידע משפטי בתחום דיני הקניין, יגרום שילוב הטקסט "דיני קניין" או "קניין רוחני" במקומות מסוימים במידע למנוע החיפוש להציג מקור זה כרלוונטי יותר בעת חיפוש אחר "דיני קניין רוחני".
טכניקה זו, ל"אפיון" מקור מידע על-פי מילות מפתח, התפתחה גם בתחום הפרסום המקוון. במהלך השנים האחרונות אנו עדים להתפתחות משפטית חוצת גבולות, המתמקדת בטבורם של מודלים שונים המקדמים פרסום מקוון "על-גבם" של בעלי סימני המסחר בעולם. במאמר זה אתמקד במודל פרסום אחד, מצליח במיוחד, הנשען על עקרון השימוש במילים (Textualization) ובסימני מסחר (Trademark Keying) כטריגר לפרסום.
בתחילת הדרך התבססה מכירת פרסומות באינטרנט על מודל "תשלום לפי צפייה" PPI ( Pay-Per-Impression). בהתאם למודל זה, המפרסמים הציבו את מודעת הפרסום על לוח מודעות מקוון ובכל פעם ש"צפו" מספר גולשים קצוב בתמונה (בדרך כלל במנות של אלף צפיות)[1] שילמו המפרסמים למפרסם סכום קבוע בתמורה. בשנת 1997, הציגה חברת Overture (באותה התקופה פעלה תחת השם GoTo וכיום היא חלק מ-Yahoo) מודל חדש לחלוטין של מכירת פרסום באינטרנט- "תשלום לפי לחיצה" PPC (Pay-Per-Click).
בהתאם למודל, כל מפרסם הגיש הצעת מחיר במכרז עבור לחיצה על קישור בתוצאות החיפוש של מילה מסוימת. המודל אפשר למפרסמים פניה ממוקדת לקהל היעד. במקום לשלם עבור מודעה על לוח פרסום מקוון בהתאם למספר הגולשים ה"חולפים" מול לוח זה, התאפשר עתה למפרסמים לשלם עבור חשיפת המודעה אך ורק לגולשים המתעניינים בנשוא המודעה. קלות השימוש, עלויות הכניסה הנמוכות, השקיפות המלאה וניתוח התוצאות המיידי הובילו להצלחת מודל הפרסום והפלטפורמה שפיתחה[2] Overture.
בשנת 2002, הציגה Google (שלימים הפכה לשם דבר ולבעלת מנוע החיפוש האינטרנטי הגדול בעולם)[3] את מערכת ה- PPC שלה, AdWords Select באמרת אגב, לאחר השקת המערכת של Google, הגישה Overture תביעה נגד גוגל, בטענה כי הפרה פטנט רשום של הראשונה[4], עבור פרסום בתוצאות חיפוש[5] בשיטת ה- PPC . Pay per Click הוא מודל לפרסום מקוון באתרי אינטרנט. יחד עם זאת, השימוש השכיח ביותר במודל זה מתבצע במנועי חיפוש. בהתאם למודל, כאמור, המפרסמים משלמים סכום מוסכם עבור כל לחיצה על הפרסום.
הצגת הפרסומות מתבססת על ניתוח מילות מפתח או ביטויים המוזנים למנוע החיפוש והצגת קישור שמנוע החיפוש מצאו כרלוונטי לשאילתת החיפוש. הקישור יכול להופיע כרשימת פרסומות טקסטואליות או באנר פרסומי ובדרך כלל הוא ימוקם בראש עמוד תוצאות החיפוש של מקורות המידע הלא ממומנים (תוצאות אורגניות - Organic Results).
כיום, משתמשים אתרי אינטרנט רבים במודל זה ובעיקר – אתרים המפעילים מנועי חיפוש. בד בבד עם התפתחות תעשיית הפרסום באינטרנט נוצרו גם מספר רשתות פרסום גדולות, המשמשות כמתווכות בין מפרסמים ובעלי אתרים. החל משנת 2006, מפעילי רשתות הפרסום הגדולות ביותר המסתמכות על מודל ה-PPC הן [6] Google AdWords ו-Yahoo! Search Marketing ולפני כשנה השיקה גם MSN שירות דומה, [7] MSN adCenter. למנועי החיפוש הללו תפקיד כפול ושני כובעים למעשה- תיווך בין מפרסמים ואתרי אינטרנט ואתרים בהם ניתן לפרסם (בתוצאות החיפוש).
המתאם החיובי בין מיקום מקור המידע בראש תוצאות החיפוש האורגניות לבין תעבורת גולשים גבוהה יותר, יצר ביקוש גם בקרב המפרסמים למיקום גבוה בתוצאות חיפוש במנועי החיפוש, במיוחד כשמדובר במקורות מידע הנמצאים בראש רשימת התוצאות, הנובעים משאילתות בהן הוזנו למנוע החיפוש ביטויים פופולאריים או ביטויים בעלי משמעות מסחרית. כמו כן, התברר כי רוב המחפשים אינם ממשיכים לחפש לאחר העמוד הראשון או השני של תוצאות החיפוש[8].
מיקום הקישורים-פרסומים-מודעות בדרך כלל מופרד ומובדל ממקורות המידע הלא ממומנים באופן שיהיה ברור למחפש כי מדובר בפרסומת ולא במקור מידע "טבעי". בשנת 2002, בתגובה לתלונה שהוגשה לועדת הסחר הפדראלית בארה"ב (FTC), הורתה הרשות[9] למפעילי מנועי החיפוש כי עליהם להבהיר באופן נאות ולבדל את הקישורים הממומנים מקישורים המובילים למקורות מידע אורגניים. כך המחפש ידע כי אם ילחץ על קישור ממומן, המפרסם ישלם תמורה לבעל מנוע החיפוש[10] מחד ויופנה למידע השייך למפרסם מאידך.
הנחיית ה-FTC הובילה להתנהלות מבדלת בין תוצאות חיפוש אורגניות לבין תוצאות ממומנות אצל רוב מנועי החיפוש באינטרנט ולבטח מנועי החיפוש הפופולאריים ביותר, גם אם מדובר בשירות הניתן מחוץ לארצות הברית. כיום ניתן לראות תוצאות חיפוש ממומנות תחת הכותרות "קישורים ממומנים" (Sponsored Links) או "מודעות ממומנות" [11](Sponsored Ads) ואלה מופיעות בדרך כלל ליד או מעל התוצאות האורגניות וה"רגילות" של שאילתת החיפוש.
מודל ה-PPC מאפשר למפרסמים לבחור את מילות החיפוש אשר יהוו הטריגר להצגת הקישור-פרסום-מודעה בתוצאות החיפוש הממומן, אשר יפנה את המחפשים למידע, מבצע קידום מכירות או הצעה לרכישת טובין או שירותי המפרסם. המפרסמים מצידם, בוחרים כמובן במילות חיפוש וביטויים שנמצאו כמעניינות והשכיחות ביותר בהן משתמש קהל המטרה אליו מכוונים המפרסמים את מרכולתם[12]. כך כאשר המחפש יעשה שימוש באחת או יותר ממילות החיפוש הנבחרות, יציג מנוע החיפוש את הקישור הממומן של המפרסם.
אם כך, מה מבדל בין המפרסמים השונים העושים שימוש במודל ה- PPC על-מנת שפרסומם יופיע בראש תוצאות הקישורים הממומנים? כסף כמובן. המפרסמים מגישים הצעת מחיר במכרז למילת חיפוש אשר תוצאות החיפוש הנובעות משימוש בה מעניינות את המפרסמים. ככל שהמפרסם מוכן לשלם יותר עבור הופעת פרסומו בעת הלחיצה על המילה, פרסומו יוצב קרוב יותר לראש רשימת תוצאות הפרסומים הממומנים וכך תיווצר תנועת גולשים רבה יותר להיכן שהמפרסם חפץ לנתב תנועה זו.
בפועל תלוי מיצובו של פרסום ממומן בגובה הסכום שהוצע על-ידי מפרסם פלוני בהשוואה למפרסמים אחרים העושים שימוש באותה מילת חיפוש. Yahoo למשל מדרגת את מיקום הפרסום הממומן רק בהתבסס על המחיר שנותנים המפרסמים במכרז, עם הצעת מחיר מינימאלית של 0.10$ למילה. מאידך, Google קובעת את מיקום הפרסום בהתבסס על צירוף של מחיר ההצעה במכרז ויחס הלחיצות על קישורים (מספר המשתמשים שרואים פרסומת חלקי מספר המשתמשים שלחצו על הפרסומת)[13].
המשמעות הכלכלית במכירת זכות שימוש במילות חיפוש בכלל ובאלה המהוות סימן מסחר בפרט היוותה בשנים האחרון שיקול מכריע בהסרת כל הגבלה במכירת זכויות שימוש במילות חיפוש[14]. מהתנהלות חברות המפעילות מנועי חיפוש באינטרנט בשנים האחרונות ומן השינויים המוכנסים לתנאי השימוש במילות החיפוש[15] ניתן לראות כי כל עוד לא ניתנה החלטה ברורה או נחקק חוק האוסר על שימוש במילות חיפוש, ימשיכו מנועי החיפוש לאפשר ללקוחותיהם לעשות שימוש בסימני מסחר השייכים לאחר.
בכדי לסבר את האוזן, הכנסות Yahoo ו-Google מפרסום במנועי חיפוש בשנת 2005 היו מעל ל-11 מיליארד דולרים![16] ממחקר שהתבצע על-ידי ה- Internet Advertising Bureau, עשר החברות המובילות במכירות פרסום באינטרנט היו אחראיות לכ- 72% ממכירות הפרסום המקוון בשנת 2005 [17]. אמנם המחיר המינימלי ללחיצה על קישור מתחיל בדרך כלל ב- 0.01 דולר (סנט אחד) ובממוצע מגיע ל- 50 סנטים ללחיצה[18], אך קיימות מילות חיפוש אשר המפרסמים מוכנים לשלם סכום של עשרות דולרים על כל לחיצה על הקישור הממומן בכדי שפרסומם יוצב בראש הרשימה, במיוחד כאשר מדובר בפרסום ממומן במנוע חיפוש פופולארי[19].
השימוש בטקסט מוכר בכלל ובמילים המהוות סימן מסחר בפרט כחלק ממשיכת תעבורה באינטרנט או יצירת מקורות הון אינו חדש בנוף הקיברנטי ובמשך שנים רבות נלחמו ונלחמים בעלי הזכויות בסימני המסחר מלחמת חורמה באלה העושים שימוש ללא הרשאה בסימניהם. עד לפני מספר שנים, התמקדו הפעולות המשפטיות בשמירה על הזכויות הקנייניות של בעלי סימני המסחר באינטרנט בעיקר במסגרת שימוש מעוול בסימני מסחר באופן גלוי, כגון: שמות מתחם, טקסטים וסימנים גראפיים. פעילות משפטית/אכיפתית זו אינה שונה באופן מהותי מן הפעילות הננקטת נגד מפרי סימני מסחר בעולם הפיזי.
יחד עם זאת, יש הסבורים כי שימוש סמוי בסימני מסחר[20] ללא הרשאת בעליהם לקידום תוצאות חיפוש אורגניות וממומנות שונה באופן מהותי עד כדי כך שמהות הגנת סימני המסחר אינה חלה על שימוש זה. אלה המצדדים[21] באפשרות לעשיית שימוש בסימני מסחר, ללא הרשאת בעליהם כחלק ממילות החיפוש, טוענים כי אין מדובר בשימוש מעוול ומצביעים על ההבדלים המהותיים בשימוש בסימן מסחר באופן גלוי לבין זה הנסתר, כחלק מקידום מידע כלשהו במנוע החיפוש. הבחנה זו נשענת על שתי עובדות מרכזיות: (1) השימוש בסימן המסחר מתבצע באופן סמוי, קרי – סימני המסחר אינם חשופים לעין האנושית, אלא לאפליקציות ממוחשבות; (2) הטריגר אינו סימן המסחר עצמו אלא הקוֹנוֹטַצְיָה [22](connotation) או הסמנטיקה הקוגניטיבית של הסימן. מן הצד השני של המתרס, ישנם אלה אשר ברור להם כי אין כל הבדל בשימוש בסימני מסחר ללא הרשאה מבעלי הזכות - בכל אופן שיהיה - בעולם הפיזי, באינטרנט, באופן גלוי או מוסתר, במשמעותו המכוננת או הנלווית של הסימן[23],[24].
כאמור, אחת החברות הדומיננטיות ביותר בתחום מנועי החיפוש[25] הינה חברת Google המפעילה את מנוע החיפוש המפורסם ושירותים נלווים נוספים. Google מסבירה לקהל לקוחותיה הקיים והפוטנציאלי כי השימוש בשרותי רכישת מילות חיפוש הינו מהיר, יעיל וממוקד מטרה[26]. ניכר כי Google עושה כל שביכולתה על-מנת להסיר או לכל הפחות לצמצם את אחריותה לפעילות מעוולת באמצעות שרותיה[27], אך מתברר כי אין בכך די. גוגל נאלצה להזכיר את ההליכים שנפתחו נגדה בסוגיה זו במספר מדינות בעולם וכן הסבירה כי אין קו אחיד בין ההחלטות בעת שמסרה דיווח לרשות לניירות ערך האמריקנית, במסגרת הנפקת מניותיה לציבור,[28].
מצד אחד לבעלי סימני המסחר אינטרס מובהק לשמר את היתרונות שמקנה להם הסימן על מתחריהם בשוק. מן הצד השני, מפעילי מנועי החיפוש מצאו דרך נוספת לייצר הכנסה המתבררת כדרך מאוד רווחית וחוקית, לכל הפחות בעיניהם[29]. לא קיים כיום בעולם קונצנזוס באשר לחוקיות פעילות שכזו וניכר כי ההתייחסות הערכית של בתי המשפט הנמצאים ביבשת האירופאית ואלה הנמצאים ביבשת האמריקנית, שונה. לדוגמה, בצרפת הגישה הרווחת היא לשמור על זכויותיו של בעל סימן המסחר כמעט בכל מחיר, בעוד שבארה"ב קידום התחרות וטובת הצרכן עדיפות[30].
יש לציין גם כי המשקל, החשיבות ומינון הערכים השונים המעורבים בסוגיית השימוש במפתוח סימני מסחר שונים ממדינה למדינה. כך למשל בארה"ב, תוצאות מנועי החיפוש (ותכנים מקוונים אחרים) מוגנות על ידי התיקון הראשון של חוקת ארה"ב המשמר את חירות הביטוי. לכן, כברירת מחדל, זכות היסוד של חופש הביטוי מאפשרת למנועי החיפוש להציג כל תוכן בהנחה שהמשתמש חופשי להחליט באם לקלוט או לא לקלוט את התוצאות המוצגות, באופן דומה לפעולה שיעשה עם תכנים פיזיים אחרים הנמצאים במגזין, עיתון או ספר[31].
לפיכך, כאשר המחוקק האמריקני הבין כי באצטלת חופש הביטוי עלולים להיפגע אינטרסים אחרים החשובים לא פחות לטובת הציבור, החל קידום קודיפיקציה נורמטיבית אשר תצריך את כל אתרי האינטרנט המסחריים לסמן את כל העמודים המכילים מידע למבוגרים בלבד במטרה להגן על הגולשים מפני פורנוגרפיה. הצעת החוק מכונה [32] Child Pornography and Obscenity Prevention Amendments of 2006 קובעת כי תהיה זו עבירה לגרום באופן מודע לאדם לצפות במידע הנחשב למגונה (Obscene). לחוק זה תהיה השפעה מכרעת על שימוש במילות חיפוש כמעורר (Trigger) תנועה לדף/אתר אינטרנט המכיל מידע מגונה לרבות שימוש במילות חיפוש במסגרת Meta-Tags ו-Trademark Keyings.
כניסת האנושות לעידן המידע טרפה את הקלפים בתחומים רבים, לרבות בתחום הקניין הרוחני ובמסגרת זו הגנת סימן המסחר. מצד אחד נמצאה דרך נפלאה להשאת רווחים למפעילי מנועי החיפוש ומצד שני התועלת הנובעת משימוש במילות חיפוש והרווחים הנובעים מתעבורת לקוחות מוגברת הוכיחו עצמם זה מכבר. במאמר זה אנסה לבחון האם הלוגיקה הקלאסית העומדת מאחורי המוסד הקנייני של סימן המסחר אכן חלה גם על שימוש סמוי בסימן מסחר השייך לאחר.
על-מנת לשמור על קו אחיד במאמר זה, יתמקד בעיקרו במודל ה-PPC בראי המשפט הישראלי, למשל "שימוש" בסימן מסחר רשום בפנקס רשם סימני המסחר בישראל כטריגר להצגת פרסומת שאינה קשורה לבעל הסימן באזור הפרסומים המקוונים באחד ממנועי החיפוש המובילים, כגון Google. משיקולי נוחות, השימוש בתיבה "סימן" או "סימן מסחר" יתייחס לסימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין טובין שהוא מייצר או סוחר בהם וכן לעניין שירות שאדם מספק וכן באופן דומה ל-"סימן מאשר" ו-"סימן קיבוצי" בדין הישראלי.
כשם שאין זה משנה איזו מדינה נבחר על-פני הגלובוס כך גם אין זה משנה איזו תקופה נבחר, ההיסטוריה מלמדת כי בכל מקום ובכל תקופה המושג "קניין" ותכלית הגנתו עברו מהפכות ותהפוכות. בישראל, סעיף 3 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואירועים מהותיים נוספים בתחומי הקניין השונים, כגון דיני המקרקעין וממונות, הובילו ל"מהפכה חוקתית" ועדיין לא נאמרה המילה האחרונה בעיצוב דיני הקניין. ומשהוזכרה הוראת סעיף 3 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו כי "אין פוגעים בקנינו של אדם", במאמר מוסגר יצוין כי זו נפרשת לאורכו ולרוחבו של הדין הישראלי ומשמשת כבסיס לפרשנותם של חוקים קיימים ועתידיים. סעיף זה אף מאפשר ביטולו או תיקונו של חוק הסותר את לשונו של חוק היסוד ובית המשפט העליון הביע לא אחת את נכונותו, לאור סעיף זה, לשקול מחדש שאלות שונות בדיני קניין.
בעידן האינטרנט תופעת השימוש ללא הרשאה בסימני מסחר של אחר הפכה לעניין של מה בכך לאור הקלות והיעדר עלות משמעותית. התופעה החלה משימוש בסימני מסחר במסגרת שמות מתחם[33], המשיכה דרך שימוש בסימני מסחר כחלק מקישורים ותוכן גלוי וכיום הסוגיה החמה נמצאת בשימוש ללא הרשאה בסימני מסחר באופן סמוי המוטמן במקומות אסטרטגיים. לפיכך ולפני שנכנס לעובי הקורה נבדוק מהי תכליתה של הזכות והמסגרת הנורמטיבית של מוסד קנייני זה.
העוגן הדוקטרינרי הפורמאלי המקים הגנה לסימן מסחר שונה מזה הנמצא בהגנה על סימן מסחר רשום וסימן מסחר מוכר היטב. פקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב – 1972, בנוסחה המעודכן לאחר התיקונים והתוספות שהוטבעו בה במהלך השנים, מטפלת בסוגיות השונות הקשורות לסימן מסחר רשום וסימן מסחר מוכר היטב[34].
בהתאם לסעיף 1 לפקודה[35], בעת שימוש שלא כדין בסימן מסחר רשום או מוכר היטב בעל הסימן יכול להשתמש בזכותו להגן על קניינו בהתאם לפקודה וכן עומדות לרשותו מגוון עילות תביעה נוספות כגון: הטעיית הציבור, הטעיית הצרכנים, גניבת עין, דילול מוניטין ועשיית עושר ולא במשפט. במידה והסימן אינו רשום או מוכר היטב, שימוש בסימן מסחר זהה או דומה עד כדי הטעיה מקנה לבעל הסימן לנקוט בהליכים משפטיים נגד המשתמש במסגרת סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט- 1999 (גניבת עין)[36].
ראוי לציין כי ככל שנוגע ליסודות עוולת גניבת עין (מוניטין והטעיה)[37], על בעל סימן המסחר להוכיח כי רכש מוניטין[38],[39] בתחום מרכולתו באמצעים שונים לרבות עובדת העתקת הסימן[40], גודל השוק בו נעשה שימוש, משך זמן השימוש ועוד. במסגרת הדיון במאמר זה אמנע מלהתייחס לסוגיית המוניטין של סימן כלשהו, הראויה להתייחסות נפרדת.
גם אם לא צלח בידי בעל שם מסחר לגרוע את השם מנחלת הציבור וליהנות מזיו הגנת הפקודה, עומדת לצידו עילה נוספת מכוח סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט – 1979. במסגרת זו, יבחן בית המשפט האם ההתעשרות צמחה מן הנפגע שלא על-פי זכות שבדין?[41]. במידה ואין מדובר בדין מסוים האוסר את ההתעשרות, יבחן בית המשפט את היסודות הבאים: עוצמת הזכות, אופי הפגיעה באינטרס המוגן, התנהגות הצדדים וטיב הפעילות שמכוחה מייחסים רווח לנתבע[42]. לאור מסגרת גבולות הדיון שהונחו לעיל, ראוי לדון בסוגיה זו בהרחבה במסגרת נפרדת.
תכליתה של הגנת סימני המחר נשאבת מתכלית דיני הקניין בכלל והקניין הרוחני בפרט. על דיני הקניין הרוחני אמר השופט חשין כי "...תכלית חוקים אלה היא הקניית בלעדיות תוך פגיעה עמוקה בחופש העיסוק והתחרות"[43] ואנו נוסיף לצד חופש העיסוק גם את חופש הביטוי. גבולות הגנת סימן המסחר נובעים משיקולים מוסריים וכלכליים[44] ובתווך תכלית תועלתנית דואלית. להגנת סימן המסחר תועלות מובהקות הן לציבור והן לבעל הסימן "דיני רישום סימני המסחר, השימוש בהם והפרתם כפי שנקבעו בהוראות הפקודה, נועדו להגן על שם מסחרי שהיה לקניינו של אדם ועל המוניטין שרכש לו בעשותו שימוש בשמו וכן להגן על האינטרס שיש לציבור במניעת הטעיה עקב שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר"[45]. מרכז הכובד של ההגנה[46] מספק זכות ייחודית (מונופולין) לבעל הסימן, זכות שבאה לידי ביטוי באופן מובהק בפקודה[47].
מצד אחד, הסימן מאפשר לצרכן להבחין בין מוצרים/שירותים שונים, בין אם באופן אינהרנטי ובין אם באופן נרכש[48], וכן לצבור מידע לגבי תכונותיהם, טיבם ואיכותם. מצד שני, זכותו הטבעית של בעל הסימן[49] מאפשרת את בידול מרכולתו, צבירת מוניטין[50] והנאה מפרי עמלו.
בקליפת אגוז ניתן לומר כי הגנת סימן המסחר מאפשרת[51]: שמירה על הקשר הייעודי בין טובין/שירות[52] מסוים לבין ספק השירות או יצרן הטובין[53]; הבחנה ובידול בין טובין/שירותים המזוהים על-ידי הסימן לבין טובין/שירותים אחרים בשוק[54]; התהוותו של מידע (ערך אינפורמטיבי) לגבי תכונות ואיכות הטובין/שירותים[55]; מיצוי ערכו של הסימן[56].
למרות שחברותיה לדיני הקניין הרוחני מוגבלות בזמן (למעט מוניטין וסוד מסחרי), תחולת הגנת סימן המסחר אינה מוגבלת. הגבלת פרק הזמן של הגנה על קניין בלתי מוחשי נועדה לצמצם את הפגיעה ביעילות השוק הנובעת ממתן מונופולין בידי בעלי הקניין. ברם, ככל שנוגע להגנת סימן המסחר – היעדר הגבלת הזמן נובע מן ההנחה כי המונופולין שניתן לבעל הסימן אין בו כדי לשלול דבר כלשהו מן הציבור אשר הכרחי שיהיה חופשי לשימושו[57].
מידת ההגנה הניתנת לסימן המסחר אינה קבועה או מקובעת והיא נשקלת בהתאם לנסיבות העניין. הואיל ובעבודה זו אנו מתמקדים בסימני מסחר טקסטואליים בלבד, ראוי לציין כי בפרשת עיתון משפחה[58] השופט חשין קטלג את סימני המסחר הטקסטואליים בהתאם למידת ההגנה הניתנת לכל קטגוריה. ההגנה החזקה ביותר תינתן לשמות "שרירותיים"; הגנה מוגברת תינתן לשמות "מרמזים"; הגנה נמוכה , אם בכלל, תינתן לשמות "תיאורים"; ולשמות "גנריים" לא תינתן כלל הגנה.
מוסד הגנת סימן המסחר, בהיותה חלק מדיני הקניין הרוחני, מאזנת בין אינטרסים מתחרים, כפי שמתואר היטב בפרשת מתאים לי "דיני הקניין הרוחני מבקשים לאזן בין אינטרסים מתחרים. בין הצורך במתן תמריץ ליצירה ובמניעת תחרות בלתי הוגנת, לבין אינטרסים ציבוריים הנוגעים לצורך בתחרות חופשית, בחופש ביטוי ובהעשרת המרחב הציבורי (לדיון באיזון זה בקשר לזכויות יוצרים, ראו: רע"א 2687/92 גבע נ' חברת וולט דיסני, פ"ד מח(1) 251, 265-268). איזון זה הביא ליצירת הסדרים המקנים הגנה מוגבלת על זכויותיו של בעל נכס הקניין הרוחני. זהו גם אופייה של ההגנה על סימן המסחר... נקודת המוצא היא כי זכותו של אדם להגנה על סימן מסחרי, אינה שוללת מהציבור, ברגיל, דבר שחיוני כי יהא בשימוש חופשי (י' ויסמן דיני קניין - חלק כללי (תשנ"ג) 355-356)." [59] .
ההגנה על זכותו של אדם לעשות בשלו, מגנה על חירותו ואישיותו של אדם. ניתן לראות זאת גם מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו המכיר בזכות הקניין כזכות יסוד "הקניין מהווה מכשיר משפטי חשוב לקידום חירותם של בני אדם"[60]. הזכות להגנת סימן המסחר, כשאר חבריה למוסד הקניין, מקדמת את ערך החירות השלי לי ת המונעת התערבות אחרים. יחד עם זאת, חירות זו אינה אבסולוטית ואינה חד – ערכית ולצידה חובות והגבלות.
לערך החירות חשיבות לא מעטה, אך בהנחה שאין אחידות מושגית למילה קניין, הגנת סימן המסחר מקדמת מספר ערכים בנוסף לערך החירות. הזכות הקנויה לבעלי סימן המסחר הינה פרי יציר אדם וככזו נשענת היא על אדני רציונליזציית ערכים קנייניים. "האנרגיות ההצדקתיות הנדרשות על-מנת לבסס הכרעות שיפוטיות אינן בנמצא במושג קניין כשלעצמו; הפנייה לזכות קניין אינה נימוק מספק, משום שזכות זו היא פרי הכרעה אנושית ומשום שניתן לעצב אותה כפי שטוב לבני אדם. לפיכך, הטעמים שכדאי ואף ראוי לפנות אליהם על-מנת לבסס הכרעה משפטית הם הטובין האנושיים שמערכות הקניין המגוונות שביכולתנו לעצב מסוגלות לקדם; אכנה אותם ערכים של קניין..."[61].
במוסד הקנייני של סימן המסחר ניתן לזהות מספר ערכים אינדיבידואליסטים – ערך החירות וערך האישיות; ערכים להשגת הטוב הכללי המתמרצים גם התנהגות פרטית – ערך העבודה וערך הרווחה המצרפית; וערכים להשגת הטוב הכללי - קהילה, שיתוף, אחריות חברתית וצדק חלוקתי. זיהוי ערכים אלה ומידת חשיבותם בזכות הקניינית תאפשר מינון ראוי של כל ערך וערך בעת האיזון העדין הנדרש ביניהם.
ערך האישיות מכיר ב"מימד אישי ביחסים שבין בני אדם לבין משאביהם"[62]. האם סימן המסחר מהווה חלק מן ה"אני" של בעל הסימן? בין אם מדובר בסימן ש"חותמת הדיו" המאשרת את רישומו עדיין לא ייבשה כליל ובין אם מדובר בסימן מסחר מוכר היטב[63], סימן המסחר מייחד את המוצר ולא פחות את יוצרו ובכך מבדילם ממתחריהם בשוק. ניתן לומר כי כשם שהזכות המוסרית ביצירתו של אדם משקפת את "האני" במשאב, גם יציקת התוכן בסימן המסחר אינה מנותקת מן "אני" ובמקרים מסוימים, שמות מסחר של ידוענים למשל, אין דבר אחר כמעט זולת ה"אני" בסימן.
כאמור, תכלית סימן המסחר, בין היתר, משמרת את הקשר החד-ערכי בין הופעתה לבין זהות המשאב לפרק זמן פוטנציאלי בלתי מוגבל. מופעים אלה של הכרה באינדיבידואליות השייכות ומתן תקופת הגנה בלתי מוגבלת, גם בהם יש כדי לבטא את ההכרה בהשתקפות ה"אני" במשאב. האם יש משמעות לכך שסימן המסחר מגן גם על קשר בין הסימן לטובין, שירות או התאגדות כלשהי ולא על אדם בשר ודם? לדעתי אין בכך כדי לשנות את העובדה כי קיים יחס מיוחד בין בעל סימן המסחר לסימן המשקף את זהותו ובכך, חלק חשוב בתודעתו והגדרתו העצמית של בעל הסימן, כלפי פנים וחוץ, בין אם מדובר בהתאגדות ובין אם ביחיד[64].
בין אם מדובר בסימן מסחר על שמו של ידוען מתחום הקולנוע[65], בסימן מסחר של בית אופנה מפורסם או סימן מסחר המתקשר למוצר/שירות מסוים, הפגיעה בסימן, המשמר באופן ייחודי את יוקרתו של נשוא הסימן, עלולה להוביל לפגיעה ב"אני" של בעל הסימן "...ככל שקיימת זיקה כזו של השתקפות ה"אני" במשאב – כן אנשים נקשרים למשאבים שבבעלותם, ולפיכך חשים פגיעה אישית, ולא רק גירעון חומרי, כאשר משאבים המשקפים כך את זהותם ניטלים מהם"[66].
למרות פגיעה זו בערך העצמיות, אין מדובר בהגנה אבסולוטית. הסיבה לכך נובעת, בין היתר, למדרג ההתקשרות בין ה"אני" של בעל הסימן לסימן, המשתנה בהתאם לנסיבות ונובע בעיקרו מתהליכים חברתיים "הזיקה של השתקפות ה"אני" במשאב, הגוררת התקשרות של אותו "אני" לאותו "משאב", משתנה לפי הנסיבות... מדרג זה של מידת השתקפות והתקשרות נובע בעיקרו מתהליכים חברתיים, קרי: המשמעות החברתית של המשאבים השונים היא שמנחה אותנו באילו משאבים "להשקיע" את זהותנו, ולפיכך היא גם שקובעת, במידה משמעותית, את מידת ההתקשרות שלנו למשאבים השונים" [67].
הזיקה בין סימן המסחר לבעליו מקנה לסימן מעמד של משאב מכונן, המצדיק מתן מונופולין סטטוטורי וזכות שלילית, המתורגמים בפועל לדרגת שליטה גבוהה במשאב, בכפוף לעוצמת הסימן, כפי שניתן לראות מברע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי נ' אס.בי.סי פרסום, פ"ד נה (3) 933 . במקרה זה הכיר השופט מ. חשין בדרגות שליטה שונות באמצעות סיווג רמות הגנה שונות, מן החזק לחלש – סימן שרירותי, מרמז, תיאורי,וגנרי[68]. עוצמת ערך האישיות שונה מסימן לסימן ונקבעת בהתאם למהות נשוא הסימן וסוג האינפורמציה האגורה בסימן. בארצות הברית למשל, קיימת חקיקה המטפלת בזכותו של אדם למנוע שימוש ללא הרשאתו בשמו ו/או בזהותו למטרות מסחריות.
ערך העבודה, בהתחשב בהתפתחותה וחידודה של התיאוריה הלוקיאנית, מכיר כי פיתוחו של סימן המסחר אינו דבר של מה בכך. ביציקת תוכן אינפורמטיבי לסימן המסחר בכלל ולסימן המסחר המוכר היטב בפרט, מושקע עמל רב למטרה מועילה, אשר יש בה כדי לשפר את המצב האנושי. לפיכך, יש לספק פרס לבעל הסימן בגין האנרגיה שהושקעה בסימן, כל עוד הפרס פרופורציונאלי לערך המוסף של בעל הסימן בקיומו של הסימן[69].
הזכות הקניינית בסימן המסחר מעודדת השקעה בפיתוח הסימן מחד ומטילה חובות והגבלות מאידך. היבטים אלה מלמדים על ערך הרווחה המצרפית המטיל חובות וזכויות כאחד. על בעל סימן המסחר, לסוגיו השונים, לעמוד בתנאים מסוימים (המניחים עלויות על כתפיו) בכדי ליהנות מן התועלות הנובעות מסימנו. אמנם הזכות הקניינית מספקת לבעל הסימן תמריץ להמשך השקעה בסימן ומיצוי ערכו, אך זו אינה מנותקת ונמצאת בתוך מערכת איזונים של אינטרסים שונים. תקופת הגנת סימן המסחר, פוטנציאלית, אינה מוגבלת, בניגוד למוסדות קניינים אחרים בהם ערך הרווחה המצרפית חשוב במיוחד, כגון הגנת הפטנט. האם יש בכך כדי להעיד על חשיבות נמוכה יותר של ערך זה במוסד הקנייני של סימן המסחר? סבורתני שהתשובה לכך שלילית. אמנם משאבים נכבדים מושקעים בפיתוחו ורישומו של פטנט ומתבצעים לפני אישורו של הפטנט, אך לאחר מכן בעל הפטנט "נח על זרי דפנה" ונהנה מפרי השקעתו לפרק זמן קצוב.
לכאורה, ההשקעה ביצירתו ורישומו של סימן המסחר בדרך כלל הינה עניין של מה בכך בהשוואה לפטנט. יחד עם זאת, בניגוד לפטנט, סימן המסחר החדש ריק מתוכן ועל בעליו להשקיע משאבים לא מבוטלים בכדי ליצוק תוכן לסימן ועליו להמשיך בכך לאורך כל ימי חיי הסימן, על-מנת לשמר את יתרונותיו המסחריים. לאור הצורך בהשקעה מתמשכת בסימן המסחר, ולאור היכולת להעתיק את הסימן ולעשות בו שימוש בקלות וללא עלות כמעט, במידה ולא יינתן מונופולין לבעלי בסימן, לא יהיה לבעל הסימן תמריץ כלשהו להמשיך ולהשקיע בשמירה על הקיים ואף לקדם ולפתח את הסימן. מצד שני, המונופול שניתן לבעל הסימן ידוע כפוגע בתחרות ובצרכן ומשכך גם ברווחה המצרפית, במיוחד כאשר מדובר בהגנה שאינה מוגבלת בזמן. לפיכך, חייב להימצא איזון ראוי בין השיקול למתן תמריצים לבעל הסימן, לבין העלות החברתית הנובעת מפגיעת המונופולין ברווחה המצרפית.
אידיאל קנייני ראוי בקהילה חברתית מקיים קשרי גומלין של "תן וקח" המקים ערך קהילתי שיתופי ואחריות חברתית. בעל סימן מסחר, המצפה ליהנות מן היתרונות בסימנו, לא היה יכול לעשות כן באופן יעיל באם לא היו קיימות מגבלות על זכותו השלילית בסימן. למשל, באם לציבור לא תינתן האפשרות לעשות שימוש בסימן המסחר כחלק מן השיח הציבורי, שיעור הציבור שייחשף לסימן ועוצמת המוניטין הנלווית לו, מן הסתם יוותרו מוגבלים אך ורק לתוצאות פעילותו הישירה של בעל הסימן בקידום ושיווק הסימן. ברי כי תוצאה זו אינה רצויה לבעל הסימן, אשר מטרתו לגרום לחשיפת והעצמת מוניטין הסימן ככל שניתן.
לכן, הדדיות ארוכת טווח בין בעל הסימן לקהילה מחייבת הצדקת פגיעה, מדודה ולא מופרזת, בזכותו השלילית בסימן המסחר[70] אשר תשמור על איזון ארוך טווח. כמו כן, כשם שלבעל סימן אחד האפשרות לעשות שימוש בסימן המסחר של מתחריו על-מנת לנתב תעבורת גולשים למרכולתו, כך לכל אחד מן המתחרים האפשרות לעשות שימוש בסימני המסחר של האחרים. מתברר כי כך גם נוהגים בעלי סימני המסחר ואפילו חלק מהם נקטו בהליכי תביעה בעודם עוסקים באותה פעילות עצמה[71].
לגבי ערך הצדק החלוקתי וצמצום הפערים החברתיים בעזרת יצירת מידע נגיש לכולם ולא רק לבעלי הממון, דווקא נפנה לצד השלישי, זה אשר מספק את הכלי המאפשר את הנגישות למידע. יצירת והפעלת מנוע חיפוש טוב הינה אמצעי הכרחי למציאת פריט מידע בים המידע האינטרנטי. להפעלת מנוע חיפוש טוב, יש צורך בהשקעת משאבים עצומים הדרושים לשם הפעלת מערך טכנולוגי רחב מימדים אשר יסרוק את כל המידע המאוחסן באינטרנט, יפעיל עליו אלגוריתמים שונים אשר יתייגו את פריטי המידע (עד לרמה של מספר אותיות בשורה) באופן שיגרום לכך ששלב אחזור המידע יהיה מהיר ויעיל (למשל בשפות שונות). היתרון במנוע חיפוש שכזה הינו כביר, קל וחומר כאשר השימוש ניתן לכלל האנושות ובחינם.
על-מנת להחזיק מערך עצום שכזה, על מפעיל המנוע למצוא צידוק כלכלי להפעלתו. התמריץ הכלכלי שניתן למפעיל מנוע החיפוש, בעיקרו, נובע ממכירת פרסומות בכלל ומילות חיפוש בפרט. קביעה גורפת כי אין לאפשר שימוש בסימן מסחר כמילת חיפוש בכל צורה שתהיה, תפגע במישרין ביכולת מפעילי מנוע החיפוש לייצר הכנסות המהוות תמריץ להקמת, אחזקת, שיפור ותפעול מנוע החיפוש. הפגיעה בתמריץ זה עלולה להוביל בסבירות גבוהה מאוד לפגיעה משמעותית בתפעול מנוע החיפוש וזו בתורה תפגע משמעותית ביכולת החיפוש והגישה למידע באינטרנט ומשמעותה פגיעה אנושה ביכולת שיתוף המידע בין כלל המשתמשים באינטרנט. הרי ספקי שרותי החיפוש יחפשו דרכים אחרות להצדקת המערך הטכנולוגי וקיימת סבירות גבוהה כי הם יהפכו את השימוש במנוע החיפוש לשירות בתמורה.
ככל שמנוע החיפוש יהיה רחב יותר, מדויק יותר ומעודכן יותר (שאיפה המצריכה מערך טכנולוגי מעודכן על-בסיס קבוע) כך העלויות של הפעלת המנוע יהיו גבוהות יותר והעלות אשר תושת על המשתמשים תגדל בהתאם. נכון לומר כי ככל שכמות המשתמשים במנוע מסוים תגדל, כך העלות למשתמש תקטן, או לחילופין, ניתן לטעון כי כוחות השוק יגרמו לגולשים לעשות שימוש במנועי חיפוש חינמיים יותר מאלה בתמורה, נטייה שתוביל את ספקי שרותי החיפוש למצוא מקורות כלכליים אחרים אשר יצדיקו החזקת מערך טכנולוגי עצום לחיפוש ואחזור מידע באינטרנט.
פגיעה במקור המימון המשמעותי הנובע ממכירת מילות חיפוש, תפגע ברווחה המצרפית ואף תרחיב את הפערים החברתיים הקיימים, שכן הגישה למידע תתאפשר רק לבעלי הממון. במקרה זה האיזון הראוי בין זכותו השלילית של בעל סימן מסחר לבין השגת התכלית לצמצום הפערים בחברה, יקדם באופן מובהק את הצדק החלוקתי ויחזק את התפיסה הליברלית של מושג הקניין[72].
מלשון סעיף 1 לפקודה ניתן לראות כי המחוקק מכיר בשלושה סוגי סימן מסחר – סימן מסחר, סימן מסחר רשום וסימן מסחר מוכר היטב. הפקודה מבדלת בין הסוגים ומספקת הגנות שונות לסימן אשר נרשם בספרי רשם סימני המסחר או סימן מסחר מוכר היטב בלבד. סימן מסחר שלא נרשם, עדיין זוכה להגנה אך המבקש לשמר את זכותו הקניינית יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים המבוססים על עילות אחרות ובראשן עילת "גניבת העין". יחד עם זאת, להגנת הפקודה יתרונות רבים אל מול ניהול הליכים משפטיים באצטלת עילות אחרות הן בפאן המהותי והן בפאן הפרוצדוראלי.
תכליתה של ההגנה הקניינית על סימן המסחר והתפתחות הדין בישראל ובתפוצות מורים על ניסיון ביצירת אחידות נורמטיבית בגבולות גזרת ההגנה בכפוף לסוגי סימני המסחר השונים. אלמלא פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת מקדונלד אשר נחת על ראשינו כרעם ביום בהיר, היינו פונים ישירות לשאלה האם ראוי לאפשר שימוש סמוי בסימן מסחר רשום ובוחנים את היסודות השונים המקימים את ההפרה וביניהם היסוד הרלוונטי והחשוב ביותר לשאלתנו זו – האם יש בשימוש הסמוי כדי לבלבל או להטעות? ברם, נוכח פסק הדין בפרשת מקדונלד, לפני שנסקור את פסקי הדין מישראל ומחוצה לה העוסקים בשאלת ההטעיה, נקדיש מעט לפרשת מקדונלד ולהשפעתה, אם בכלל, על ההלכה רבת השנים.
ובמה דברים אמורים? בעת הוכחת הפגיעה בסימן המסחר, יש צורך בקיומו של יסוד ההטעיה והבלבול בין אם סימן המחסר לא נרשם, נרשם, מוכר היטב ומוכר היטב שנרשם. כפי שצוין, כחלק מהגנתו של סימן המסחר שלא נרשם כלל, עילת "גניבת העין" מצריכה הוכחת קיומו של יסוד ההטעיה והבלבול. בעניינו של שימוש בסימן המסחר המוכר היטב, פגיעה בזכות הקניינית, בין אם זו התבצעה במישרין ובין אם בעקיפין, מצריכה גם היא את הוכחת יסוד ההטעיה והבלבול.
המקרה הנסקר במסגרת מאמר זה, הינו סימן המסחר ה"רגיל" אשר נרשם בספרי רשם סימני המסחר. האם גם במקרה זה לשון הפקודה מורה על הצורך בהוכחת יסוד ההטעיה או הבלבול כחלק ממבחן ההפרה? מעיון בסעיף 1 לפקודה, לא ניתן לראות התייחסות כלשהי ליסוד ההטעיה ופרשנות ליטראלית מאיינת את הצורך בקיומו של יסוד ההטעיה על מנת להכיר בשימוש ללא הרשאה כפוגע בזכות הקניינית בסימן.
פרשנות שכזו אינה עולה בקנה אחד עם תכלית הגנת סימן המסחר, קל וחומר לאור היעדר הגבלת הזכות הקניינית במישור הזמן. לפיכך, המחוקק, שהיה ער לעובדה זו, הקים חריג לאיסור השימוש הנמצא בסעיף 47 לפקודה, תחת הכותרת "שימוש אמת". עם השנים התגבשה פרשנות למהותו של סעיף 47 באצטלת תכלית הפקודה, באופן דומה לדוקטרינת ה"שימוש ההוגן" בזכויות יוצרים.
ההלכה כפי שנתגבשה בפרשנותו של סעיף 47 לפקודת סימני המסחר, מתירה שימוש הגון[73], תם לב וללא כוונה להטעות[74] בדבר מקור הטובין/שירות[75] וכפי שניווכח בהמשך, חריג זה מקובל גם בשיטות משפט אחרות. ברוח הלכה זו, גם במקרה בו בעל סימן מסחר רשום אשר הבחין כי אחד ממתחריו עושה שימוש בסימנו ללא הרשאה, בכדי לממש הגנתו עליו להוכיח כי השימוש אינו "שימוש אמת" או בלשון אחרת, כי השימוש מקיים גם את יסוד ההטעיה.
יחד עם זאת, ניתן לראות ממספר מקרים כי למרות זהות המבחנים, בית המשפט העליון אבחן בין מושא הבחינה בעילת הפרת סימן מסחר על-פי הפקודה לעילת "גניבת עין". ברע"א 5454/02 טעם טבע טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ פ"די נז(2) 438, 450, השופט גרוניס קבע כי "על-אף הזהות בין המבחנים לקיומו של דמיון מטעה בעילה של הפרת סימן מסחר ובעוולת גניבת עין קיים בכל זאת שוני מהותי בין שני המקרים. ההבדל נעוץ במושא הבדיקה: בעוד שבעוולת גניבת עין בודקים אם מכלול מעשיו של העוסק גרמו להטעיה ביחס למקור המוצר, הרי שבתובענה בדבר הפרת סימן מסחר מכוונת הבדיקה אך ורק לקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצמם...".
כך גם נקבע בע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ פד נא(1) 310, 313 על-ידי השופטת שטרסברג כהן: "בהפרת סימן מסחר, בודקים אם הסימן שלגביו נטען שהשימוש בו מפר סימן מסחר רשום, דומה באופן מטעה לסימן הרשום. ואילו בגניבת עין בודקים אם מכלול מעשי הנתבע הוא מטעה או מבלבל לאור המוניטין של התובע במוצר".
לדעתי, ההבחנה בין מושא מבחן ההטעיה כביאור להבדלים בין הפקודה לעילת גניבת עין, מאולצת במידה מסוימת. מטרת רישום הזכות הקניינית נועדה בעיקרה למטרת הסדרה ושמירה על עקרון ההסתמכות. לעצם הרישום השלכות מהותיות ופרוצדוראליות, המעבירות את נטל ההוכחה כי לא בוצעה הפרה לכתפי המשתמש, בעוד שבעילות האחרות ובראשן גניבת עין, יחול הכלל "המוציא מחברו עליו הראיה" ונטל ההוכחה על הטוען להגנה בסימן.
כפי שיובהר בהרחבה בהמשך, הניסיון ליצור הבחנה מלאכותית בין תכלית הגנת סימן המסחר באצטלת הפקודה לבין תכלית ההגנה שאינה ממוקמת בפקודה, אינה עולה בקנה אחד עם הפרשנות התכליתית של הפקודה, מרחיבה את הגנתו הקניינית של סימן המסחר באופן לא ראוי ומובילה לפגיעה בזרימת המידע, פגיעה בחופש הביטוי, פגיעה בתחרות חופשית, פגיעה בחופש העיסוק או במילים אחרות פגיעה ביעילות השוק.
ככל שנוגע לעניין סוגיית מפתוח סימני המסחר, ניתן לומר כי גם אם נבחר בשיטה בה הבחנת מושא ההטעיה לעניינו של סימן מסחר רשום מצריכה דמיון מטעה בחוזי הסימנים - עדיין יש צורך בתצוגתו של סימן המסחר בפועל על-מנת לקיים את מבחני ההטעיה המקובלים בעת השוואה בין חוזי סימן המסחר וחוזי הסימן בו נעשה שימוש. הואיל ושימוש מנוע החיפוש בסימן המסחר הרשום כטריגר למתן תוצאות חיפוש אינו מציג בפועל את סימן המסחר הרשום וכל עוד התוצאות המופיעות מול עיני המחפש אינן מכילות את סימן המסחר או וריאציה הקרובה לו, גם במקרה זה ניתן לומר כי לא קיים יסוד ההטעיה. אך אנו מקדימים את המאוחר ונשוב לדון בעניין זה בהמשך.
פרשת מקדונלד
למרות ההלכה רבת השנים, ב-30 למרץ, 2004, בית המשפט העליון דן בה שוב, אך הפעם הפכה על פיה. בע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ ואח' נ' אריאל מקדונלד[76], בית המשפט העליון הציג את השאלה מהם "גבולות המותר בכל הנוגע לשימוש שעושה אדם בשמו, הזהה לסימן מסחר של אחר, כשמהשימוש נעדרת סכנת הטעייה"? השופט א. ריבלין והשופט ס. ג'ובראן, בדעת רוב, סברו כי כל שימוש ללא הרשאה בסימן מסחר רשום, בין אם זה מכיל את יסוד ההטעיה ובין אם לאו, מהווה הפרה. מסקנה זו נבע מפרשנות שופטי הרוב ללשון הפקודה. הואיל והפקודה שותקת בעניין יסוד ההטעיה ככל שנוגע לסימן מסחר רשום - אין כל רלוונטיות ליסוד זה.
בפרשת מקדונלד מעורבות שלוש דמויות מרכזיות, אריאל מקדונלד, שחקן זר משורות קבוצת כדורסל מכבי תל-אביב ושתי זכייניות של רשתות מזון מהיר מארצות הברית, מקדונלד'ס וברגר-קינג. ברגר-קינג שכרה את שרותיו של שחקן הכדורסל למטרת תשדיר פרסומת ומיד לאחר שזה שודר, מקדונלד'ס שידרה תשדיר מטעמה בו הוצגה כתבה מעיתון "תל-אביב" במסגרתו הופיע המשפט "אריאל מקדונלד אוהב את החיים בתל אביב. הוא אוכל מקדונלד'ס".
שחקן הכדורסל פנה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב ושזר בתובענתו את העילות: פגיעה בפרטיות, גרימת נזק למוניטין, גרם הפרת חוזה ועשיית עושר ולא במשפט. מקדונלד'ס לא חשבה פעמיים ונקטה גם היא בהליכי תביעה שכנגד בעילות הפרת סימן מסחר רשום, פגיעה במוניטין, עוולת שקר מפגיע, עוולת תיאור כוזב ועשיית עושר ולא במשפט.
בית המשפט המחוזי מצא כי הפרסומת מטעם מקדונלד'ס פגעה בקניינו של אריאל, ובכך הפרה את סעיף 3 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בית המשפט המחוזי מצא גם כי מתקיימת עילת תביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט כאשר רווחי מקדונלד'ס נבעו ישירות מן השימוש שלא כדין בשמו של אריאל[77]. בנוגע לעילת הפרת סימן המסחר, בית המשפט המחוזי מצא כי סימן המסחר של מקדונלד'ס לא הופר שכן שם משפחתו של אריאל "מזוהה בארץ עם [אריאל], ספורטאי מצטיין ואדם חביב על הבריות. הפופולריות שלו אינה קשורה לשמה של רשת 'מקדונלד'ס"'.
לעניין יסוד ההטעיה, נמצא כי גם זה לא היה בקיים כאשר היה ברור לצופים כי הם חוזים בתשדיר מטעם ברגר-קינג אשר הלוגו שלה הופיע מספר רב של פעמים במסגרתו. לעניין פגיעה במוניטין, בית המשפט מצא כי לא הוכחה פגיעה שכזו וכן לא התקיימו יסודות עוולת שקר מפגיע (סעיף 58(א) לפקודת הנזיקין) או תיאור כוזב (סעיף 2 לחוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999).
מקדונלד'ס ערערה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בדנו בערעורה של מקדונלד'ס על פסק הדין, בית המשפט העליון ציין כי קיים כמעט דמיון מוחלט בין שם משפחתו של אריאל לבין סימן המסחר של מקדונלד'ס והשוני בין השמות זניח ככל שנוגע לצופים בתשדיר הפרסומות[78]. בית המשפט אף הכיר בסימן המסחר של מקדונלדס כזכאי להגנה מורחבת הואיל והסימן מוכר היטב ואף נרשם בפנקס רשם סימני המסחר הישראלי (סעיף 1 וסעיף 46א(ב) לפקודה).
השופט ריבלין והשופט ג'ובראן, במה שנראה כתפיסה בלקסטוניאנית ל-"קניין" הטמון בסימן המסחר, התעלמו מן הפרשנות התכליתית של הפקודה, תוך מתן העדפה ברורה לגישה פורמליסטית ופרשנות ליטראלית, בקובעם כי "פקודת סימני המסחר, בנוסחה הנוכחי, אוסרת את השימוש בסימן המסחר, אף אם שימוש זה אינו מטעה. קרי – מחילה היא את איסוריה לא רק על המקרים "הטיפוסיים", אלא אף על המקרים בהם המפר הבהיר היטב כי אין קשר בין מוצריו שלו לבין בעל סימן המסחר, אך זאת תוך ניסיון להפיק יתרון פסול כלשהו מאזכור סימן המסחר של האחר".
בלשון רפה ציין בית המשפט העליון, כי למרות פרשנותה הגורפת של הפקודה יתכן וקיים צורך ביצירת חריגים להגנה באמצעות חקיקה שיפוטית. זאת באמצעות איזון ראוי בין-ערכים ובחינת משקלם של הערכים העומדים כנגד קביעת פקודת סימני המסחר, על-מנת להתעלם מלשון הפקודה הברורה - "חרף לשונה הגורפת של הפקודה, ייתכן הוא כי ראוי יהיה לייחד מקרים, בהם ימצא כי השימוש בסימן, ללא סכנת ההטעייה, לא עלה לכדי הפרת סימן מסחר – זאת בין בדרך של מתן פרשנות מרחיבה לחריג האמור, ובין אם על ידי יצירת חריגים אחרים מכוח הפסיקה" (סעיף 15 לפסק הדין) " ייתכן, כאמור, שבהפרות חריגות כאלה ראוי למתן את הדין – להכניס בו חריגים בדרך של חקיקה או לקרוא לתוכו חריגים מתבקשים בדרך של פרשנות. הצורך בחריגים הוא פועל יוצא כללי של האינטרסים המתנגשים הראויים להגנה, ובראשם חופש הביטוי – הכולל את החופש לבקר, את חופש הסאטירה ואת חופש הביטוי המסחרי. בהעדר חריגים סטטוטוריים עשויים האינטרסים המתחרים האמורים למצוא ביטוי בדרך הפעלת שיקול הדעת של בית המשפט בעת הענקת התרופה בגין ההפרה." (סעיף 17 לפסק הדין).
בית המשפט העליון הציג את ההבדל בין החוק הישראלי לאמריקני "בכך שונה ההסדר שבפקודה מזה שבחוק הפדרלי האמריקאי, שם הגדרת הפרת סימן המסחר מחייבת ככלל קיומה של סכנת הטעייה (סעיף 32 ל- Trademark Act of 1946 [15 U.S.C.A. §1125]). בעקבות חקיקה מדינתית אשר סטתה מכלל זה, תוקן בשנת 1996 החוק הפדרלי, וכיום מתקיימת הפרה גם ללא סכנת הטעייה – מקום בו הוכח דילול (dilution) של סימן מסחר מפורסם )סעיף 43 לחוק [15 U.S.C.A. §1125(c)])."
השופטת מ. נאור, בדעת מיעוט, לא הסכימה למסקנת חבריה למותב כי ה"שימוש" בסימן מסחר אינו מצריך את יסוד ההטעיה. עמדת השופטת נאור כי לא בכל מקרה בו נעשה שימוש בסימן מסחר ללא הרשאת בעליו יש בכך כדי לקיים את יסודות העוולה "הפתרון נעוץ, כאמור, בפרשנות סעיף 46(א) לפקודה שצוטט לעיל. לדעתי אין לפרש את הסעיף כאוסר כל שימוש מסחרי בסימן המסחר בפרסום. יש לפרשו כאוסר שימוש מסחרי הרלבנטי לענין סימני המסחר, לאמור: שימוש בו נהנה פלוני בדרכי הטעיה מהמוניטין של בעל סימן המסחר. דעתי היא, כי "השימוש" שנעשה בענייננו איננו שימוש אסור בסימן מסחר. הוא יכול, כאמור, על דרך העקרון, להיות עוולה מכח הדין הכללי, ומכוחו בלבד." (סעיף 12 לפסק הדין).
השופטת נאור אף מזהירה את חבריה כי עליהם לנקוט במשנה זהירות בפרשנותם אשר עלולה "למתוח" את גבולות הגנת סימן המסחר מעבר למידה הרצויה "לא כל פרסום בו מופיע סימן המסחר של מתחרה הוא לדעתי בגדר "שימוש" אסור. לדעתי פרשנות לפיה כל פרסום בו נעשה "שימוש" בסימן המסחר של מתחרה הוא שימוש אסור, היא פרשנות "המותחת" את גבולות סימני המסחר לתחומים שאינם "נוגעים" נגיעה אמיצה דיה לסוגיית סימני המסחר."
השופטת נאור ממשיכה וקובעת כי החלת ההגנה מצריכה את יסוד ההטעיה "הפרת סימן מסחר מצריכה, לטעמי, דמיון מטעה העלול לגרום לכך שמי שמשתמש בסימנו של חברו יהנה מהמוניטין של בעל הסימן. חשש כזה אינו קיים בענייננו." (סעיף 9 לפסק הדין) וממשיכה וקובעת כי "איני רואה טעם טוב להגן על בעל סימן רשום מפני פרסום פוגע ביתר אינטנסיביות מההגנה שפורש הדין הכללי על מי שאין לו סימן מסחר רשום (או סימן מסחר מוכר היטב). הראשון והאחרון זכאים, לטעמי, לאותה הגנה, הקיימת – וככל שהיא קיימת - בדין הכללי".
בסופו של דבר פסק בית המשפט העליון כי השימוש בשם "מקדונלד" הפר את סימן המסחר של מקדונלד'ס. לאור הקוטביות בהחלטת בית המשפט העליון והשינוי המהותי בהלכה, הוגשה עתירה לקיום דיון נוסף בדנ"א 4813/04 אריאל מקדונלד נ' אלוניאל בע"מ ואח'. ביום 29 לנובמבר, 2004, דחה השופט מ. חשין את העתירה. למרות זאת, מן ההחלטה ברור לכל בר דעת כי השופט חשין הכיר בעובדה שבית המשפט העליון חידש את ההלכה "ולא במעט" ובין השורות ניתן לראות כי אין דעתו נחה עם החלטת הרוב בפסק הדין.
בין נימוקיו לדחיית העתירה, ניכר כי השופט חשין ניסה להוציא את הערמונים מן האש ולצמצם את השלכות חידוש ההלכה, לנסיבות המקרה הספציפיות "נסיבותיו של פסק הדין נסיבות ייחודיות הן, וקביעותיו של בית-המשפט קשורות בהן בטבורן. אכן, בית-המשפט חידש הלכה - אומר הוא זאת במפורש בראשית דבריו - ולא במעט, אלא שלא כל חידוש כאמור מחייב ומצדיק קיומו של דיון נוסף בו. בוודאי כך מקום שאותה הלכה שנפסקה קשורה בטבורה בעובדות המקרה ומגבילה עצמה למקרים הדומים (יחסית) למקרה שהכריע בו. בכך מצטמצם תחומה של ההלכה ומתמעט ממילא הצורך לקיים בה דיון נוסף.".
השופט חשין ציין כי דעת הרוב מכירה בעובדה כי לא כל אזכור ללא הרשאה של סימן מסחר השייך לאחר יהווה הפרה. לכן, קובע השופט חשין כי בנסיבות אחרות מאלה שבהן דן פסק הדין, יתכן ולא יראו באזכור הסימן כהפרה. השופט חשין גם מפנה לדבריו של השופט ריבלין בהצגת ההבדלים בין החוק הישראלי למשפט המשווה והזמנתו של המחוקק לתקן הבדלים אלה, באם יש צורך בכך "כך, למשל, בסוגית הפרת סימן המסחר: בית-המשפט (בדעת הרוב) קובע אמנם כי הפרה אינה כרוכה בהכרח בהטעיה - בכך מחדש הוא הלכה, ולא במעט - ואולם מוסיף הוא וקובע כי לא כל איזכור של שם מתחרה יהווה הפרה של סימן המסחר, וכי בנסיבות אחרות - בפירסום השוואתי רגיל, למשל - אפשר לא יראו באיזכור שמו של מתחרה הפרת סימן המסחר. השופט ריבלין לא פסק אפוא הלכה נחרצת לעניינה של פירסומת השוואתית, ובלשונו: "אין לשאלת מעמדה של הפירסומת ההשוואתית נגיעה ישירה לענייננו, ולפיכך יכולים אנו להותירה בצריך עיון לעת מצוא". כך גם בשאלת השימוש בשמו של אריאל - משנקבע שאריאל אינו זכאי לפיצוי בנסיבות המקרה ונוכח השתתפותו בפירסומת המתחרה. כך גם בסוגיות נוספות שנתעוררו בפסק הדין. יתר-על-כן: בחלק מן הסוגיות הציג השופט ריבלין בעיות הנובעות מן החוק הישראלי ביחס למשפט המשווה, וקרא למחוקק לומר דברו (השוו: דנג"ץ 4907/04 איגוד הבנקים בישראל נ' האגודה לזכויות האזרח בישראל (טרם פורסם)). ".
בקנחו, נוקט השופט חשין בקול מפייס וקובע כי במידה ויגיעו מקרים אחרים בעלי נסיבות שונות מפרשת מקדונלד, למפתנו של בית המשפט העליון – לא בטוח כי מסקנות בית המשפט העליון במקרה מקדונלד, יהיו ישימות גם למקרים אלה ובמידה והמחוקק לא ירים את הכפפה ויסדיר סוגיות אלה בחקיקה, יוכל בית המשפט העליון, אם ימצא לנכון, לשנות את ההלכה, לבטלה או להותירה על כנה " אודה ולא אכחד: בית-המשפט חידש הלכות בדיני סימני מסחר ובדיני הגנת הפרטיות. הלכות אלו חורגות מגידרי המקרה המסוים ואפשר אף שישפיעו על מקרים אחרים שנסיבותיהם שונות. ואולם לעת הזו טרם נדע כיצד תיושמנה ההלכות במקרים אחרים (אם יתעוררו)? מה יהא היקף השפעתן? מה תהיינה השלכותיהן? ואפשר אף שהמחוקק יסדיר את הסוגיות בכלי חקיקה מתאימים. בנסיבות אלו, כך סובר אני, מוטב כי נותיר את בחינת ההלכות לעת מצוא, למקרים הבאים בהם תתעוררנה סוגיות דומות. או-אז יוכל בית-המשפט - אם ימצא לנכון - לשוב ולהידרש לסוגיות, לבחון את ההלכות במיבחן הזמן, ולהחליט אם ברצונו לשנותן, לבטלן או להותירן על-כנן.".
פרשת טוטו זהב
עוד באותה השנה ומעט לפני החלטת בית המשפט העליון בדיון הנוסף בפרשת מקדונלד, ביום 26 לספטמבר, 2004, בע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, השופטת ד. ביניש הגיעה למסקנה כי ראוי להעניק לסעיף 47 לפקודת סימן מסחר את תכלית הפקודה שעניינה הגנה על מסחר הוגן, תחרות הוגנת והיעדר הטעיה ובכך "...לאזן בין זכותו של בעל סימן מסחר לעשות שימוש בלעדי בשמו, לבין אינטרס הציבור ביצירת תחרות הוגנת במסגרתה יתאפשר לכל אדם להגדיר נכונה את הטובין או השירות שהוא מספק מחד, ומאידך יוכל כל צרכן לזהות נכונה את מקור הסחורה או השירות שהוא רוכש"[79]. למטרה זו הטמיע בית המשפט העליון את מבחני העזר שניטלו מן הפסיקה האמריקנית[80] במסגרתם יבחן - האם השימוש בשם המסחר (1) הכרחי (2) אינו חורג מהנדרש באופן סביר (2) הוגן לשם תיאור וזיהוי השירות או הטובין המוצעים לצרכנים (4) אינו גורם לצרכן לטעות ולחשוב כי השירות או הטובין ניתנים בחסותו של בעל השם המסחרי.
פרשת Delta Lingerie
בפסק דין טרי למדי מיום 07 לדצמבר, 2006, מבית מדרשו של בית המשפט העליון, [81] בע"א 10959/05 Tea Board, India נ' Delta Lingerie S.A.OF Cachan, ניתן לראות את תמיכתו הבלתי מסויגת של בית המשפט העליון, כפי שעולה מדבריה של השופטת ברלינר, כי הפקודה נועדה למנוע שימוש מטעה בסימן המסחר "הטעות והסכנה להטעיה, היא נשמת אפה של הפקודה. זוהי הסכנה העיקרית עמה היא מתמודדת... כיוון שיש חשיבות גם לנסיבות, ניתן בהחלט להעלות על הדעת, מצב שבו שני סימנים הנושאים אותו שם, דומים מבחינה חזותית, או זהים מבחינת הצליל, עדיין יִקָבע כי אין ביניהם דמיון העשוי לגרום להטעיה. לפיכך, לא יִמָנע רישום על בסיס קיומו של מבחן מסוים בלבד (ר' ע' פרידמן, לעיל, עמ' 240 ו- 244). כך למשל בה.פ. (ת"א) 1600/02 מלון "הנסיכה" נתניה בע"מ נ' לקסן ישראל בע"מ, דינים מחוזי כו(2) 852, 857 קבע הנשיא א' גורן: "לנוכח השוני בעיסוקיהן ובחוגי לקוחותיהן של בעלות הדין, אינני מוצא כי יש חשש להטעיה של הציבור כתוצאה משימוש המשיבה בשם, אפילו הוא דומה בצליל ובמראה לשמה של המבקשת"".
שימוש בסימן מסחר למטרות תיאור והשוואה
לסימני מסחר תפקיד חשוב בדיון הציבורי ודוגמה קלאסית לחריג להגנת סימן המסחר הרשום – אשר הוכר כחשוב לזרימת מידע חופשית, המובילה לתחרותיות ובסופו של דבר לייעול השוק – ניתן למצוא בעת השימוש בסימן מסחר רשום ללא הרשאת בעליו למטרת תיאור או השוואה בין מוצרים. לעיתים קרובות סימני המסחר מספקים חלק מן המטאפורות החיות ביותר שלנו.
סימני מסחר נבחרים לעיתים קרובות בגלל איכויותיהם ומאחר ואלה נושאים מטען תקשורתי גדול כל כך, מתן הרשאה לבעל סימן המסחר להגביל את השימוש בו מקשה על האינטרס הקולקטיבי בתקשורת פתוחה וחופשית [82]. ניתן לראות דוגמאות רבות כיצד פוליטיקאים עשו שימוש בסימני מסחר בדרכים השונות מכוונת בעלי סימני המסחר כמו למשל "מלחמת הכוכבים" וכיצד סימנים אחרים כמו "מיקי מאוס" ו "Spam" הפכו למטאפורות עם משמעויות שבעליהם לא בחרו בהן [83].
בפרשת [84]1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc, בית המשפט עשה שימוש באנלוגיה לעולם הפיזי בו מונחים פרסומים, בין אם על גבי הטובין עצמם ובין אם כשהם בנפרד, אחד ליד השני. האנלוגיה התייחסה למוצרים למטרה מסוימת של יצרנים שונים, המונחים על אותו מדף במרכול וכל אחד מהם מנסה למשוך את תשומת ליבו של הרוכש. הרי אין זה בלתי סביר להניח כי לקוח המבקש לרכוש אבקת כביסה של ספק מסוים וניגש למדף עליו נמצא המוצר, עובר בדרכו על-פני מספר מוצרים אחרים השייכים לחברות מתחרות. אין זה גם בלתי סביר להניח כי הלקוח יכול להשתכנע, מסיבות כאלה ואחרות, דווקא לרכוש את המוצר של החברה המתחרה, זאת למרות שבתחילת הדרך כוונתו הייתה לצרוך מוצר ספציפי. היכולת להשוואה בין מוצרים מספקת קיטון בעלויות החיפוש ומחזקת את בטחון הצרכן בהחלטתו הסופית. מאידך, סמיכות זו עלולה לפגוע בתכלית ההגנה לאור זליגת המוניטין.
בארה"ב, שימוש בסימן מסחר ללא הרשאת בעליו במסגרת "פרסום השוואתי" הוכר כמותר כאשר המשפט " “If You Like ESTEE LAUDER You'll Love BEAUTY USA בו נעשה שימוש בסימן המסחר של חברת אסתי לאודר ללא הרשאת החברה, נמצא על-ידי בית המשפט כשימוש מותר[85]. גם באירופה מוכר חריג זה כפי שעולה מן הדירקטיבה האירופית[86] הקובעת כי ניתן לעשות שימוש בסימן מסחר של אחר, כל עוד השימוש נועד לצורך תיאור מוצר שאינו של בעל הסימן; ברור לקהל הצרכנים כי מדובר במוצר שאינו שייך לבעל הסימן אך מתקשר אליו בדרך זו או אחרת (היעדר הטעיה). כמו כן, חריג הפרסום המשווה מתבטל באם יתברר כי השימוש בסימן המסחר נועד על מנת להלעיז או לפגוע בשמו הטוב של סימן המסחר[87].
בישראל, מאידך, אין בפקודה חריג ספציפי לשימוש בסימן מסחר של אחר לצורך פרסומת השוואתית, למעט פרשנות תכליתית של סעיף 47 לפקודה, כאמור. גם בית המשפט העליון בפרשת מקדונלד, למרות פסק דינו השנוי במחלוקת, סבור כי יתכן ויש "מקום לשקול מתן הגנה שכזו, בנסיבות מסויימות, בשל שהפרסומת ההשוואתית כשלעצמה משקפת פרקטיקה מסחרית רצויה, המספקת מידע יקר ערך לצרכן... יחד עם זאת, חובה לשים גדרים להגנה הנפרסת סביב הפרסומת ההשוואתית, על מנת שיובטח כי המידע הנמסר בה יהיה מדוייק, ולבל תשמש הפרסומת ההשוואתית ככלי לניגוח לא הוגן של המתחרה"[88].
יסודות עוולת הפרת סימן המסחר אינן מקובעות בסלע ונתונות לשינויי העיתים ולא רק בישראל. במהלך השנים האחרונות הצורך בבחינה מחודשת של ההגנה הקניינית על סימן המסחר נתנה אותותיה במדינות רבות ולא פעם ניתן למצוא ביקורת חריפה גם על פסקי דין אשר "מתחו" את תכליתה הקלאסית של ההגנה, הן בהשפעתה והן במספר הגורמים האחראים להפרתה.
בארה"ב למשל, יש הסבורים כי בפסיקה זו יש כדי לפגוע בתכלית החוק המקורית בארה"ב[89], במיוחד לאור הגדרת ה"שימוש" (סעיף 1127 של ה-Lanham Act) אשר תוקנה בשנת 1988 באמצעות ה- Trademark Law Revision Act, כאשר הוספו להגדרה המשפטים הבאים: “in the ordinary course of trade" “not made merely to reserve a right in the mark.” . אמנם תיקון זה התבצע לפני שסוגיית מפתוח סימני המסחר באינטרנט עלתה על המדוכה, אך נוסחו גמיש מספיק על מנת להתמודד עם הסוגיה[90].
לדוגמה, בתי המשפט בארה"ב מצאו במקרים מסוימים כי גם אם התבצע שימוש בסימן מסחר ללא הרשאה מבעליו וקבלת תמורה על כך, אין בכך כדי לקיים את כל יסודות העוולה, לראיה גם מכירת שמות מתחם (Domain Name) המהווים סימן מסחר וקבלת תמורה על כך, לא קיימה את יסודות העוולה[91]. בקליפת אגוז, על הנפגע משימוש שלא כדין בסימן, המבקש לעשות שימוש בזכותו הקניינית בארה"ב להוכיח 5 יסודות: (1) כי אכן מדובר בסימן מוגן (2) המעוול עשה שימוש בסימן (3) באופן מסחרי (4) בהקשר של פרסום או מכירת טובין או שירות (5) ללא הסכמת בעל הסימן.
בסיכומו של דבר, מן הפסיקה הרלוונטית והעדכנית אשר יצאה תחת ידי בית המשפט העליון לאחרונה, ניכר כי ההבחנה המלאכותית בין מושא מבחן יסוד ההטעיה בסימן מסחר רשום לבין סימן מסחר לא רשום נעלמה לה. אלמלא כן, עלולה ההבחנה להוביל לתוצאות משפטיות-מסחריות בלתי רצויות באופן מובהק. סעיף 47 לפקודה מעניק הגנה ל"שימוש הוגן" המכיל מטבע הדברים היעדר הטעיה ובלבול. בהתאם, יש לבחון את השימוש בסימן המסחר הרשום על רקע תכלית האיסור אשר נועד למנוע הטעיה ולהבטיח מסחר הוגן: "אמנם, הוראת סעיף 47 לפקודה אינה כוללת ביטוי מפורש של התנאי לשימוש הוגן; תנאי המופיע במפורש בהוראות החוק המתייחסות להגנת "שימוש אמת" בשיטות משפט אחרות הקרובות לשלנו באופן העולה בקנה אחד עם התכלית של הגנה זו."[92]
דילול מוניטין
בנקודה זו ולפני שתיבחן דעת הרשות השופטת בישראל ובמספר מדינות נבחרות בעולם, נבקש להזכיר במספר מילים דוקטרינה נוספת אשר השתלבה לאחרונה בדין הישראלי ויש בה כדי להשפיע ככל שנוגע לשימוש בסימן מסחר מוכר היטב. דוקטרינת הדילול, אשר הוספה לחוק הישראלי באמצעות התיקון לסעיף 46א' לפקודה, מכירה בגריעה ממוניטין ושחיקת ייחודיותו של סימן מסחר מוכר היטב[93].
לקראת סוף המאה הקודמת דוקטרינת דילול סימן המסחר שחוקקה בארה"ב ובאנגליה החלה לתת אותותיה גם במשפט הישראלי, כפי שניתן לראות מדבריו של השופט אנגלרד בפרשת בקרדי אשר סבר כי דוקטרינת דילול מוניטין נמצאת בסעיף 11(6) סיפא, תחת "תחרות בלתי הוגנת" "המגמה המודרנית היא להכיר בדוקטרינת "המוניטין הבינלאומי" ממנה הסתעפה דוקטרינת "הדילול" ( DILUTION).
דוקטרינה זו אומצה בארה"ב בתיקון לחוק סימני המסחר הפדרלי משנת 1996 ובאנגליה בסעיף 5 של ה- Trade Marks Act, 1984 אם כי מבלי להשתמש במונח עצמו. בספרם של י' וח' קלדרון חיקויים מסחריים בישראל (1996) מוסברת דוקטרינת "הדילול" באופן הבא: "דילול מוגדר כמצב בו נעשה שימוש בסימן מסחר חזק בלא רשות בעליו וללא יצירת הטעיה, המביא לשחיקה וטשטוש של התדמית הייחודית והאיכותית שהסימן הצליח להעביר לצרכניו, וכתוצאה מכך נפגמת תדמיתו החיובית של סימן המסחר בקרב קהל הצרכנים ונגרעת ייחודיותו. שחיקה בתדמיתו של סימן מסחר בקרב קהל הצרכנים גורמת אף לגריעה מערכו המסחרי של סימן המסחר, וזאת בעקבות ירידה בכושר (או בכח) המכירה הטמון בו"[94].
לפיכך, על מנת שניתן יהיה לטעון כי קיים חשש לדילול מוניטין צריך להראות כי מדובר: 1. בעסק מפורסם חוצה גבולות; 2. לסימן עצמה כה גדולה שהיא חורגת מעבר למוצר הספציפי; 3. יש להוכיח כי השימוש נועד לקדם את עסקיו של המשתמש בשל המוניטין של בעל הסימן המפורסם; 4. רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע על-פי סטנדרטיים ערכיים ראויים של החברה.
האם יש בשימוש סמוי בסימן המסחר מוכר היטב כדי לטשטש או לשחוק את תדמיתו? זוהי בדרך כלל שאלה המתבססת על נסיבותיו הספציפיות של השימוש ובעיקר על "עוצמתו" של הסימן. זוהי מטלה לא פשוטה כלל ולפעמים אף בלתי אפשרית למצות את הכלל מן הפרט, ובמקרה זה מצריכה התייחסות החורגת מגבולות. יחד עם זאת, כפי שיובהר בהמשך, כל עוד ה"שימוש" מוגבל לשימוש ממוחשב וסמוי מעין אדם בסימן מסחר, גם אם זה מוכר היטב, ללא כל אזכור סימן המסחר בתוצאת החיפוש, סביר להניח כי זה אינו מטעה ושכך גם לא ימצא כמדלל את מוניטין הסימן.
יפים לכך דבריה של השופטת ד. ברלינר בפרשת Delta Lingerie "עיון בפסקי דין נוספים אליהם מפנה פסק הדין בפרשת בקרדי, מצביע על כך שגם שם, סכנת הטעיה ממשית עמדה על הפרק, בשל דמיון בין המוצרים שלגביהם כבר נרשם סימן מסחרי מסוים, לבין אלה שביקשו להירשם באותו שם... המוטיב המרכזי בכל אותם פסקי דין שבהם הכירו בדוקטרינת הדילול, היה הדמיון בין המוצר בעל הסימן הרשום, לבין המוצר "החדש" שביקש לעשות שימוש באותו סימן או בסימן דומה"
בהנחה שהערפל המשפטי בנוגע לקיומו של יסוד ההטעיה והבלבול נמוג גם בהפרת סימן מסחר רשום, בפרק זה תבחן גישת בתי המשפט בישראל ובמספר מדינות נבחרות בעולם לשאלה - האם שימוש סמוי בסימן מסחר מהווה פגיעה בזכותו הקניינית של בעל הסימן?
ישראל
נכון למועד כתיבת מאמר זו, סוגיית השימוש בסימן מסחר ללא הרשאה, כטריגר לפרסומת שאינה שייכת לבעל הסימן, הגיעה למפתנו של בית המשפט הישראלי פעמיים בלבד.
במסגרת ת"א 886/05 (מחוזי חיפה) חנה קורן ואח' נגד גוגל ואח', הגרפולוגית חנה קורן, נקטה בהליכי תביעה נגד Google ו-"סלע.גרופ.קום" בגין פגיעה בפרטיות והפרת סימן מסחר. בכתב התביעה נטען כי סלע עשתה שימוש במילות החיפוש "חנה קורן" במסגרת Google Adwords, כאשר בכל פעם שהתבצע שימוש בשמה של קורן במסגרת החיפוש בגוגל, הופיע הקישור הממומן, אשר הפנה לאתר של סלע. בעניין זה לא ניתן פסק דין ולמיטב ידיעתו של המחבר, התיק נסגר ביום 20.03.2007, בפשרה מחוץ לכותלי בית המשפט והגשת בקשה משותפת לדחיית התובענה.
ברם, במקרה השני נתן בית המשפט המחוזי בתל-אביב החלטה מנומקת במענה לשאלה שעסקינן. במסגרת הפ 000506/06 (מחוזי ת"א) מתאים לי רשת אופנה למידות גדולות בע"מ ואח' נ' קרייזי ליין בע"מ ואח'[95], המבקשת, רשת אופנה לנשים, פתחה בתובענה נגד המשיבים בטענה להפרת סימני מסחר השייכים לה. לפי הטענה, המשיבה 3 (Google ישראל) אפשרה למשיבים 1 ו-2 לעשות שימוש בסימני מסחר השייכים למבקשת, כמילות מפתח להצבת מודעות מקוונות של המשיבה 1. כך, מי שהזין למנוע החיפוש של המשיבה 3 את מילות החיפוש המהוות סימן מסחר של המבקשת, בנוסף לתוצאות החיפוש האורגניות, כחלק מן הפרסומות הממומנות הופיעו גם קישורים המובילים למשיבה 1.
לטענת המבקשת, המשיבה 1, העוסקת אף היא במכירת בגדי נשים, הפרה את סימני המסחר של המבקשת כשבחרה להשתמש בהם כמילות מפתח לפרסומה וזאת, בין היתר, כיוון שהמשיבה 1 עשתה שימוש במוניטין המבקשת ועקב יצירת מצג שווא לפיו מוצרי המבקשת מזוהים עם מוצרי המשיבה 1. לטענת המשיבים 1 ו-2, אין למבקשת זכות מוקנית של סימן מסחרי בצירוף המילים כשלעצמן, אלא ההגנה חלה רק כאשר צירוף המילים מעוצב בעיצוב שנרשם כסימן מסחרי. אשר על כן, אין לראות בשימוש שנעשה במילים הרשומות כסימן מסחרי, כהפרת סימני מסחר. בין יתר טענות המשיבה 3 אין כל יריבות בינה לבין המבקשת והאחריות לקביעת מילות המפתח מוטלת על המפרסם בלבד.
בהחלטתו המפורטת, עשה השופט מ. אלטוביה שימוש באנלוגיה מן העולם הגשמי כאשר השווה את ה-"שימוש" ב-"סימן מסחר" כ-"מילת חיפוש" המובילה להצגת פרסומות ממומנות, לבעל חנות שחנותו בקניון החפץ לפרסם את מרכולתו. בעל החנות עושה זאת באמצעות שילוט המונח על קירות הקניון ואלה נמצאים בדרכם של לקוחותיו הפוטנציאליים של בעל החנות, אשר היו בדרכם לחנות המתחרה. במקרה זה בית המשפט סבר כי אין מקום לקבוע כי מדובר בפרסום מעוול.
למרות מסקנותיו הראויות של בית המשפט, יש לציין כי בכל פעם שבית המשפט עושה שימוש באנלוגיה מן העולם הפיזי, עליו להזהיר עצמו פעם אחר פעם כי קיימת סכנה בניסיון ליצור הקשר לוגי בין פעולה בעולם הקיברנטי, לבין פעולה בעולם הפיזי. במקרה אחר אשר נסקור בפסיקה משווה, השווה בית המשפט האמריקני בפרשת Brookfield[96], את השימוש בסימן מסחר כטריגר לתוצאות חיפוש, כפרסום בעל חנות המונח על חלון הראווה של החנות המתחרה "Using another's trademark in one's metatags is much like posting a sign with another's trademark in front of one's store." .
האם הדוגמה שנתן השופט אלטוביה היא נכונה יותר מזו שהוצגה במקרה בארה"ב? קשה לומר, אך ברור לכל בר בי דעת כי קיים הבדל תהומי בין הנחת הפרסומת בדרך לחנות המתחרה לבין הנחתה על חלון הראווה בחנות המתחרה. כמו כן, במקרה בארה"ב, לדעתי בית המשפט האמריקני הרחיק לכת בהשוואתו בין האנרגיה והזמן המושקעים לתיקון הבלבול הראשוני בעולם הפיזי, לבין האנרגיה והזמן שיושקעו לתיקון הבלבול הראשוני בעולם הקיברנטי.
"Using another's trademark in one's metatags is much like posting a sign with another's trademark in front of one's store. Suppose West Coast's competitor (let's call it "Blockbuster") puts up a billboard on a highway reading -- "West Coast Video: 2 miles ahead at Exit 7" -- where West Coast is really located at Exit 8 but Blockbuster is located at Exit 7. Customers looking for West Coast's store will pull off at Exit 7 and drive around looking for it. Unable to locate West Coast, but seeing the Blockbuster store right by the highway entrance, they may simply rent there. Even consumers who prefer West Coast may find it not worth the trouble to continue searching for West Coast since there is a Blockbuster right there. Customers are not confused in the narrow sense: they are fully aware that they are purchasing from Blockbuster and they have no reason to believe that Blockbuster is related to, or in any way sponsored by, West Coast. Nevertheless, the fact that there is only initial consumer confusion does not alter the fact that Blockbuster would be misappropriating West Coast's acquired goodwill."
למרות שהאנלוגיה של השופט אלטוביה קרובה יותר למה שקרה בפועל מאשר האנלוגיה בפרשת Brookfield, אולם גם זו אינה מדויקת מספיק וניתן למצוא בה מספר סדקים אשר לכאורה מספקים את דוקטרינת דילול המוניטין.
השופט אלטוביה הכיר בעובדה כי הזכות לקניין הגלומה בסימני מסחר אינה מנוף מוחלט לשלילת זכויות מתנגשות ואין מקום לחסום תחרות לגיטימית באצטלת הגנה על קניין רוחני ובכלל זה סימן מסחר "מנוע החיפוש גוגל הוא כלי רב עזר באיתור מידע ברשת האינטרנט. אלמלא גוגל ומנועי חיפוש כדוגמתו, המידע העצום המצוי ברשת האינטרנט היה למעשה הרבה פחות נגיש וזמין. השימוש במנוע חיפוש מאפשר איתור מידע בהקשר של מלות החיפוש, בחלקו מידע רלבנטי ובחלקו הרב מידע שהרלבנטיות שלו למחפש היא למצער שולית ולרוב אינו המידע המבוקש. משתמש גוגל או כל מנוע חיפוש אחר מודע היטב לעובדה זו או לומד אותה על בשרו לאחר עריכת חיפוש אחד או שניים".
במהלך הדיון במקרה, מציין בית המשפט את דבריו של לורד ג'יקוב בפרשת Reed (אשר תדון בהרחבה במסגרת הפרק פסיקה משווה) מבית המשפט העליון לערעורים אזרחיים באנגליה “The Web-using member of the public knows that all sorts of banners appear when he or she does a search and they are or may be triggered by something in the search. He or she also knows that searches produce fuzzy results- results with much rubbish thrown in.”
בית המשפט אף הכיר בעובדה כי אצל ה"גולש המצוי" באינטרנט תמיד קיים חשד כי בעת חיפוש אחר מידע סביר להניח כי חלק מן המידע שימצא יהיה מידע שיווקי "יתר על כן דומה כי ה"חשד המידי" הקיים בלב הגולש המצוי הוא כי חלק ניכר מין המידע המגיע אליו, להוציא מידע מאתרים מקצועיים מוסדיים אוניברסיטאיים וכיוצא בזה, הוא מידע שיווקי או שלמידע המבוקש נילווה מידע שיווקי.".
בסכמו, דחה בית המשפט את עילת התביעה בגין הפרת סימן מסחר רשום, זאת למרות שהתבצע "שימוש" ללא הרשאה בסימן המסחר. בהזכירו את הזעזוע שעברה ההלכה בפרשת מקדונלד, מציין השופט אלטוביה כי אין מדובר ב"שימוש" חיצוני אלא בשימוש ממוחשב המתבצע באופן סמוי. לפיכך, כל עוד אין כל אזכור לסימן המסחר כלפי חוץ (לעיני הגולשים) בחוזי האתר או בפרסומת המשתמש, לדידו של השופט אלטוביה, אין כל חשש להטעיה או לפגיעה במוניטין בעל סימן המסחר.
יתרה מכך, השופט אלטוביה מדגיש כי גם אם נלך לשיטת היעדר יסוד ההטעיה, השימוש בסימן המסחר ככלי לאיתור גולשים אשר עלולים להתעניין בפרסום המשתמש, אינו עונה על הגדרת "שימוש מפר" "השימוש היחיד שעושה המשיבה 1 בצירוף מלים ואותיות אילו הוא כמלות מפתח. שימוש זה אינו עולה כדי הפרה, גם על פי הגישה שאינה מצריכה קיומה של הטעיה מפורשת. הן משום שצירוף המלים "מתאים לי" בפרט כשהוא לא מעוצב כבסימן המסחר הוא צמד מלים נפוץ בשפה העברית ועל כן שימוש בו, גם אם הוא מהווה סימן מסחר של המבקשות, רק ככלי איתור גולשים אשר מודעת המשיבה 1 עשויה לעניין אותם, אינו שימוש במובן שימוש מפר בסימן מסחר אלא שימוש מאחורי הקלעים של המחשב, מה שכונה שימוש בין מחשבים." .
זהו אמנם פסק דין ראשון ויחיד מסוגו בישראל המתמקד בשימוש סמוי בסימן מסחר במסגרת מנוע חיפוש, אולם יסודותיו נשענים על דוקטרינה רבת שנים כפי שפורט לעיל. גם בפסק דין זה בפרשת "מתאים לי" ניכר כי קיימת חשיבות רבה להגינות, מניעת הטעיה וניצול הבידול, הבחנה והקשר בין סימן המסחר למרכולתו של בעליו כשם שקיימת חשיבות רבה לרכיבים אלה גם בדין האמריקאי[97] ובדירקטיבות האירופיות בעת השימוש בסימן מסחר של אחר.
פסיקה משווה
באוקטובר, 2005, במסגרת כנס לשכת עורכי הדין בקליפורניה שעסק באינטרנט, הרצתה רוז היגן, יועצת בכירה לסימני מסחר בחברת Google, בפני קהל עורכי הדין והציגה מספר עובדות מעניינות[98], בעניין גישתם של בתי המשפט מחוץ לישראל בסוגיית השימוש הסמוי בסימני מסחר. בתי המשפט התמקדו בשלוש שאלות מרכזיות הנוגעות לסוגיית המפתוח - האם התבצע שימוש בסימן המסחר? האם יש בשימוש זה כדי לבלבל את הציבור? האם מנוע החיפוש סייע להפרה? במסגרת פרק זה של פסיקה משווה, אנסה לבחון כיצד התמודדו עם השאלות הללו הערכאות השיפוטיות במספר מדינות בעולם ובדגש על שתי השאלות הראשונות.
ארה"ב
Brookfield v. West Coast
פסק הדין של בית המשפט לערעורים אשר ניתן באפריל, 1999, בעניין [99] Brookfield Communications v. West Coast Entertainment Corp
בית המשפט לא השתכנע כי קיים בלבול בעת השימוש במילת חיפוש הנמצאת באתר האינטרנט באופן סמוי מעיני הגולש והתוצאה אינה מכילה את סימן המסחר, אינה מציגה שם מתחם דומה לסימן ואף אינה מציגה כי בעל הסימן מספק חסות לאתר המשתמש.
" Although entering "MovieBuff" into a search engine is likely to bring up a list including "westcoastvideo.com" if West Coast has included that term in its metatags, the resulting confusion is not as great as where West Coast uses the "moviebuff.com" domain name… Since there is no confusion resulting from the domain address, and since West Coast's initial web page prominently displays its own name, it is difficult to say that a consumer is likely to be confused about whose site he has reached or to think that Brookfield somehow sponsors West Coast's web site."
יחד עם זאת, מצא בית המשפט כי כאשר הגולש המחפש את הטובין הקשורים לסימן המסחר ומקבל תוצאות חיפוש רבות, המחפש עלול לחוות בלבול ראשוני (Initial Interest Confusion) ולבחור את אחת מתוצאות החיפוש המפנה למתחרה של בעל סימן המסחר ובכך נהנה המשתמש ממוניטין בעל הסימן שלא כדין.
"Although there is no source confusion in the sense that consumers know they are patronizing West Coast rather than Brookfield, there is nevertheless initial interest confusion in the sense that, by using "moviebuff.com" or "MovieBuff" to divert people looking for "MovieBuff" to its web site, West Coast improperly benefits from the goodwill that Brookfield developed in its mark."
במאמר מוסגר יצוין כי במספר מקרים נוספים, בתי המשפט בארה"ב מצאו בשימוש ללא הרשאה בסימן מסחר המפנה לאתר שאינו שייך לבעלי הסימן כהפרה ברת תביעה תחת דוקטרינת הבלבול הראשוני. זאת למרות שהגולשים זיהו מיד כי האתר אליו הגיעו אינו אתר התובע ועם הגיעם התאפשר להם לתקן זאת באמצעות לחיצה על כפתור ה-"חזור" (Back) בדפדפן[102]. מבקרי דוקטרינת הבלבול הראשוני סבורים כי ההתעלמות מן העובדה שאדם שאומר את המשפט הבא: "FedEx that to me" מביע את רצונו לקבל את החבילה ביום שלמחרת ואינו נותן הוראה לעשות בשימוש בספק משלוחים ספציפי. בעת שהדוקטרינה אינה מתמודדת עם אפשרות זו, טוענים המבקרים כי הדוקטרינה שוללת מידע המסייע לצרכנים לבצע בחירה מושכלת [103].
בית המשפט הבהיר פעם אחר פעם, כי כל עוד השימוש היה מתבצע באופן ראוי ותחת החריגים בחוק האמריקאי, לא הייתה כל בעיה. אולם השימוש לא נועד למטרת תיאור, או כחלק מן השפה המקובלת. השימוש בסימן המסחר התבצע באופן מובהק על מנת לקדם מוצר שאינו שייך לבעלי הסימן, באמצעות הזרמת תנועת גולשים לאתר המתחרה ושימוש שכזה אינו עומד בקריטריוני התנהלות מסחרית הוגנת.
"We agree that West Coast can legitimately use an appropriate descriptive term in its metatags. But "MovieBuff" is not such a descriptive term. Even though it differs from "Movie Buff" by only a single space, that difference is pivotal. The term "Movie Buff" is a descriptive term, which is routinely used in the English language to describe a movie devotee. "MovieBuff" is not. The term "MovieBuff" is not in the dictionary. Nor has that term been used in any published federal or state court opinion. In light of the fact that it is not a word in the English language, when the term "MovieBuff" is employed, it is used to refer to Brookfield's products and services, rather than to mean "motion picture enthusiast." The proper term for the "motion picture enthusiast" is "Movie Buff," which West Coast certainly can use. It cannot, however, omit the space. Moreover, West Coast is not absolutely barred from using the term "MovieBuff." As we explained above, that term can be legitimately used to describe Brookfield's product. For example, its web page might well include an advertisement banner such as "Why pay for MovieBuff when you can get the same thing here for FREE?" which clearly employs "MovieBuff" to refer to Brookfield's products. West Coast, however, presently uses Brookfield's trademark not to reference Brookfield's products, but instead to describe its own product (in the case of the domain name) and to attract people to its web site in the case of the metatags). That is not fair use. "
Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape
אחת מן ההתייחסויות הראשונות לסוגית המפתוח בארה"ב ניתן למצוא בעניין [104] Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corporation אשר נפסק ביוני, 1999 . במקרה זה אפשר מנוע החיפוש הצגת פרסומות לאתרים פורנוגראפיים בכל פעם שגולש חיפש את אחת מן המילים “playboy” ו- “playmate". חברת פלייבוי לא הייתה מאושרת מן העניין ותבעה את מנוע החיפוש בטענה כי זה מדלל את סימני המסחר שלה באמצעות הצגת פרסומות לאתרים מתחרים כאשר אין בהם כל קשר לסימני המסחר.
בעיקרון, פלייבוי ביקשה מבית המשפט להפסיק את השימוש באחת המשמעויות שסימני מסחר ספציפיים אלה נושאים בחובם. הקו המשפטי שפלייבוי נקטה בו לא היה פשוט שכן היה עליה להוכיח כי מדובר על "בלבול מספק" על מנת להרים את נטל הוכחת טענתה. בית המשפט המחוזי דחה את תביעתה של פלייבויי וזו ערערה[105].
בית המשפט לערעורים (9th Circuit) הפך את החלטת בית המשפט המחוזי וקבע כי יש פעילות מנוע החיפוש כדי להטעות ולכל הפחות נטסקייפ הרוויחה מן ה-"בלבול הראשוני" של הגולשים אשר בחרו ללחוץ על תוצאות חיפוש אשר עשו שימוש בסימן המסחר של Playboy מאשר על התוצאות המפנות לאתר של [106]Playboy. השופטת Marsha Berzon, בדעת מיעוט, התייחסה לפרשת Brookfield וטענה כי מסקנת בית המשפט בבחנו את הבלבול הראשוני של הגולש, עלולה להתרחב גם למקרים בהם לא קיים רכיב הבלבול הראשוני כמו במקרה של מנוע החיפוש גוגל בו מופיעות תוצאות החיפוש באמצעות מפתוח בשולי העמוד, בצבע שונה ומפורט בתחילת העמוד כי מדובר בפרסומות בתשלום. בסופו של דבר הגיעו הצדדים לפשרה והתיק נסגר.
GEICO v. Google
בפרשת Government Employees Insurance Company (GEICO) v. Google 330 F.Supp. 2d 700 נפתחו הליכי תביעה בגין מתן אפשרות מפתוח סימן המסחר הרשום של התובעת, GEICO, והצגת פרסומות של מתחרי החברה. התובעת, בהסתמכה על הוראות Lanham Act, טענה כי התבצעה הפרה ישירה, עקיפה ותורמת של סימן המסחר וכן דילול של סימן המסחר ואף יצירת מצג שווא.
ארגון אמריקאי המקדם את עקרונות חופש הביטוי והתייחסות חופשית על ובגין התאגדויות מסחריות (Public Citizen) צרף את עמדתו[107] בסוגיה כ-"ידיד בית המשפט". עמדת הארגון כי יש לשמר את שיתוף המידע החופשי באינטרנט, תומכת בגישת מפעילת מנוע החיפוש, גוגל. במקרה זה, כאשר צרכן מחפש מידע הנוגע לחברת ביטוח ספציפית, אין למנוע ממנו לצפות בפרסומות של מתחרי חברת הביטוח. הארגון טען כי אין בפעילות המפתוח כדי להוות שימוש מפר בסימן המסחר עד כדי גרימת בלבול של מקור השירותים הקשורים לבעל הסימן.
למרות ההחלטה בפרשת Playboy v. Netscape, מצא בית המשפט המחוזי המזרחי של מדינת וורג'יניה כי מן הראיות שהוצגו בפניו עולה כי סימן המסחר של התובעת לא הוצג בפרסום אלא רק נבע מן השימוש במילת החיפוש ולכן מידת הבלבול אינה מספקת על פי הוראות החוק[108].
"Having heard the plaintiff's case, the Court is satisfied that the plaintiff has not established that the mere use of its trademark by Google as a search word or keyword or even using it in their AdWord program standing alone violates the Lanham Act because that activity in and of itself, there's no evidence that that activity standing alone causes confusion."
מאידך, ציין בית המשפט כי יכולה לקום עילה במקרה בו כן יופיעו סימני המסחר בפרסום עצמו, אך פשרה שהושגה בין הצדדים השאירה את הסוגיה הזו פתוחה.
[109] J.G. Wentworth v. Settlement Funding
פסק דין מבית המשפט המחוזי שבמחוז המזרחי של פנסילווניה, אשר דן בתביעה הנוגעת לתחום סימני המסחר וקישורם למילות חיפוש ו-Metatags. התובעת טענה בבית המשפט כי הנתבעת רכשה מחברת Google את מילות החיפוש של שמה של התובעת. כך נוצר מצב שבו כל חיפוש של שם התובעת בעצם יעלה את הקישור לאתר החברה הנתבעת אל ראש רשימת תוצאות החיפוש. כמו כן, הוסיפה התובעת, משום שהנתבעת צרפה את סימני המסחר של התובעת לתוויות ה-Metatags באתרי הנתבעת, נוצר מצב שבו חיפוש אחר התובעת באמצעות סימן המסחר שלה יעלה תוצאה המראה קישור לאתר הנתבעת ואת סימן המסחר של הנתבעת.
בית המשפט דחה את התביעה, בקובעו כי גם אם הנתבעת הייתה עושה שימוש בסימן המסחר של התובעת, עדיין עילת התביעה איננה מתקיימת, משום שהיא לא נכנסת תחת הגדרת ה-"בלבול" (Confusion) הנובע מיצירת מצג שווא, הנמצאת בחוק סימני המסחר האמריקאי[110].
Merck & Co. v. Mediplan
בפרשת Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting, Inc., 425 F.Supp.2d 402 (S.D.N.Y. 2006)[111], Merck תבעה את Mediplan (שתיהן חברות בתחום שיווק תרופות) בגין שימוש ללא הרשאה בסימן המסחר "Zocor" (שמה של תרופה מוגנת בפטנט) כטריגר למשיכת לקוחות לרכוש תחליפים גנריים של התרופה בקנדה.
בחודש אפריל, 2006, בית המשפט המחוזי (מחוז דרום) של מדינת ניו-יורק הגיע למסקנה כי אין מדובר ב"שימוש" מפר כמשמעותו בחוק ודחה את התביעה:
" the ZOCOR mark is used only in the sense that a computer user's search of the keyword "ZOCOR" will trigger the display of sponsored links to defendant's website. This internal use of the mark "ZOCOR" as a key word to trigger the display of sponsored links is not use of the mark in a trademark sense."
Rescuecom v. Google
בספטמבר 2006, בעניין [112] Rescuecom Corp. v. Google, Inc 5:04-CV-1055, חברת Rescuecom ביקשה מבית המשפט לקבוע כי חוק סימני המסחר האמריקאי מגן גם על כל שימוש מקוון במילות חיפוש שהן גם סימן מסחרי, על מנת שבעלי סימן מסחר יוכלו להילחם במבקריהם ומתחריהם המנסים להפיץ את המסרים שלהם באמצעות שימוש בסימן המסחר. Rescuecom נקטה בהליכי תביעה נגד גוגל בגין הכלי שגוגל מספקת ללקוחותיה במסגרת שירות הקישורים הממומנים אשר אפשר מכירת קישורים ממומנים עבור הביטוי "Rescuecom".
בית המשפט הפדראלי (מחוז צפון) של ניו-יורק קיבל את בקשתה של גוגל ודחה את טענות התובעת המאשימות אותה בהפרת סימן מסחר, תחרות בלתי הוגנת ודילול סימן מסחר, מאחר וטענות אלו דורשות הוכחה ברת תביעה של שימוש בסימן מסחר. בית המשפט קבע כי הכלי להצעת מילות מפתח למפרסמים שגוגל ממליצה למפרסמים פוטנציאלים לעשות בו שימוש כדי לבחור מילות המפתח כטריגר לפרסום אינו מפר את סימן מסחר. כמו כן, בית המשפט ציין כי Rescuecom לא טענה כי הפרסומים עצמם שהופיעו יחד עם תוצאות החיפוש עבור סימן המסחר שלה הכילו בפועל את הסימן.
בהחלטתו בחר בית המשפט שלא להמשיך בקו שבחרו בתי משפט אחרים עקב מקרים דומים, כגון זה בפרשת GEICO. בית המשפט בחר להמשיך בקו המשפטי שננקט בפרשתMerck שדחה טענות דומות, בין היתר על בסיס היעדר יסוד ה"שימוש" בסימן מסחר. בית המשפט ציין כי "שימוש בסימן מסחר", "שימוש במסחר" ו-"סיכוי לבלבול" הינם רכיבים נפרדים אשר על התובע להוכיח על-מנת שבית המשפט יקבל את טענתו. לכן, בכדי שבית המשפט ישתכנע כי אכן מדובר ב"שימוש" בסימן מסחר, על בעל הסימן להוכיח כי השימוש "מעיד על מוצא או מקור" של בעל סימן המסחר.
לאחר ש- Rescuecom ערערה על פסק הדין, בחודש פברואר, 2007, ארגון החזית האלקטרונית בארה"ב (EFF) הגיש נייר עמדה[113] לבית המשפט לערעורים בארה"ב[114], במעמדו כ"ידיד בית המשפט". הארגון הציג טעון ארוך ואף ניתן לומר, משכנע, השזור בפסיקה רבה, כי על בית המשפט לערעורים לאשרר החלטת הערכאה הראשונה. הארגון הסביר כי הקישורים הממומנים אינם מהווים הפרת סימן מסחר ולמעשה מקדמים את הקהילה המקוונת מלאת החיים ועוזרים לדוברים מקוונים להגיע לקהל יעד רחב יותר.
הארגון הביא כדוגמה לטענתו את קואליציית עובדי החוות של Immokalee, קבוצה המתנגדת לנהגים העסקיים של חברת מקדונלדס, שקנתה קישורים ממומנים הקשורים למילת החיפוש "מקדונלדס" כדי לעורר את הדיון בנושא ולעודד תמיכה בעמדתה. מבחינה היסטורית דאגו בתי המשפט להבטיח כי מגבלות על שימוש בסימני מסחר לא יאפשרו למחזיקי הסימנים למנוע את חופש הדיבור, המוגן על ידי החוקה. יש לציין כי בהחלטת בית המשפט לערעורים בארה"ב (8th Circuit) בפרשת Coca-Cola Company v. William S. Purdy, נקבע כי התיקון הראשון לחוקה האמריקנית (חופש הביטוי) אינו מגן על שימוש בסימן מסחר במסגרת שם מתחם שנועד למשוך גולשים. בית המשפט קבע כי פולש שמות המתחם לא הצליח לשכנע כי פעילותו חוקית ולכן הוא מפר את חוק הגנת הצרכן מפלישה קיברנטית (Anti cyber squatting Consumer Protection Act).
אנגליה
בפרשת [115] (UK Court of Appeal, March, 2004) Reed Executive Plc v. Reed Business Info. Ltd, עמדה בפני בית המשפט לערעורים האנגלי מחלוקת בין שתי חברות שניהלו את עסקיהן במשך מספר שנים, כל אחת בנפרד, תחת השם "Reed" ובקשייהן ליישם את פעילותן הייחודית מהעולם הפיזי בעולם המקוון. עם התפתחות רשת האינטרנט הקימה קבוצת החברותReed Elesvier ו- Reed Business Information אתר מקוון בכתובת "totaljobs.com" והציעה באמצעותו משרות לדורשי עבודה. חברת Reed Executive, סוכנות לתעסוקה, טענה כי פעילות האתר הפרה את סימן המסחר הרשום שלה בשם "Reed". השאלה שעלתה עקב טענת ההפרה, היא מהן דרגות הדמיון בשמות, הדרושות על מנת שתימצא הפרת סימן מסחר.
אחת מן המחלוקות העיקריות במקרה זה עסקה בשימוש בפרסומים כדי לשווק את האתר, כאשר הפרסום מכיל קישור לאתר מופיע בסמוך לתוצאות החיפוש של מילות המפתח "גיוס", "עבודה" ו-"Reed".
בפסק הדין נקבע כי שני התנאים השנויים במחלוקת הם סעיף 5.1(a) העוסק בזכויות בלעדיות בהקשר לסימנים זהים בשירותים לא זהים וסעיף 5.1(b) העוסק בזכויות בהקשר לסימנים זהים או דומים במוצרים זהים או דומים כש"קיים סיכוי לבלבול בחלק מהציבור".
בית המשפט קבע כי הפרסום עצמו אינו מהווה הפרה מאחר וזה לא כלל את המילה Reed מבחינה ויזואלית. יחד עם זאת, בית המשפט ציין כי עלולה להתבצע הפרה אם הגולשים ילחצו על הקישור המופיע בפרסום ויכנסו לאתר. לעניין ה-Meta tags , בית המשפט לא מצא כי השימוש בתוויות יוצר בלבול או ממלא אחר יסודות הפרת סימן מסחר.
גרמניה
בשנת 2003, ב-[116] Nemetschek v. Google (District Court o